15 W (pat) 14/14

BUNDESPATENTGERICHT W (pat) 14/14 Verkündet am 6. August 2015

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BESCHLUSS In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 103 50 579.2 …

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. August 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Dr. Egerer, Heimen und Dr. Freudenreich beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

BPatG 154 05.11 Gründe I.

Am 24. Oktober 2003 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die die innere Priorität des deutschen Gebrauchsmusters 203 14 145.8 vom 8. September 2003 in Anspruch nehmende Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Oberflächenbeschichtung mit endothermischen Effekten“

eingereicht worden, welche auf Antrag der Anmelderin in Form der DE 103 50 579 A1 vorzeitig offengelegt worden ist.

Die Anmeldung betrifft eine Oberflächenbeschichtung mit endothermischen Effekten, die insbesondere bei der Innen- und Außenbeschichtung von Bauwerken eingesetzt wird und in der Lage ist, das in sommerlicher Luft nächtlich anfallende Kondensat aus Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und bei beginnender Sonneneinstrahlung wieder abzugeben, wobei durch die Verdunstung ein Kühleffekt entsteht (DE 103 50 579 A1: Abs. [0001], [0012], [0013]). Mit dem in der Anhörung vom 3. April 2014 ergangenen Beschluss hat die Prüfungsstelle für Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen.

Der Zurückweisung liegt der in der Anhörung als Hauptantrag überreichte Patentanspruch 1 mit dem folgenden Wortlaut zugrunde:

Die Zurückweisung durch die Prüfungsstelle ist damit begründet, dass, wie bereits mit Ladungszusatz geltend gemacht wurde, der Anmeldungsgegenstand nicht wie in § 34 (4) PatG gefordert, so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne und dass der geltende Patentanspruch unzulässig erweitert sei. Die Neuheit und erfinderische Tätigkeit beim Gegenstand der Anmeldung wurden im schriftlichen Verfahren und in der Anhörung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht weiter erörtert. Im Einzelnen sei nicht klar, was unter den ursprünglich anspruchsgemäßen (ursprgl. Patentansprüche 1 und 5) in der Oberflächenbeschichtung enthaltenen „synchronisierenden Aktivatoren“ zu verstehen sei, die im Verlauf des Prüfungsverfahrens zusätzlich funktionell als zum „dynamischen Feuchtetransport“ (Erstunterlagen: S. 2 Z. 18-20) ausgebildet definiert wurden. Denn diese Begriffe seien in ihrer Bedeutung nicht verständlich, in der Beschreibung nicht erläutert und im einschlägigen Fachgebiet nicht nachweisbar. Auch die von der Anmelderin vorgelegte Definition von „Aktivatoren“ im Malerlexikon (s. u.) mache den Anmeldungsgegenstand nicht ausführbar, da der Fachmann den verwendeten sehr allgemeinen Begriffen keine konkreten Stoffe zuordnen könne. Wenngleich die Anmelderin in einer Eingabe diesbezüglich „Cellulose, Zinkoxid und Zitronensäure“ erwähne,

seien diese Stoffe nicht ursprünglich offenbart. Gleichermaßen sei unklar, ob der mit ursprünglichem Patentanspruch 1 beanspruchte Anteil der Mikrokeramikteilchen in der trockenen Beschichtung von „30 - 70 %“ ein Massen- oder ein Volumenanteil sei.

Hinsichtlich der in der Anhörung vorgelegten Anspruchsfassung, die weder „synchronisierende Aktivatoren zum dynamischen Feuchtetransport“ noch einen Prozentanteil der Mikrokeramikteilchen nennt, hat sie festgestellt, dass die im Patentanspruch 1 verwendete Beschichtung lediglich vakuumisierte Hohlkugeln enthalte, eine Beschichtung, die keine „Aktivatoren“ enthalte, jedoch nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sei, weshalb der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert sei (§ 38 PatG).

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit wurde von der Prüfungsstelle die Druckschrift D1 ermittelt. Die aus Eingaben Dritter stammenden Druckschriften D2 bis D9 hat die Prüfungsstelle ohne patentrechtliche Bewertung in das Verfahren eingeführt:

D1 DE 100 03 237 A1 D2 EP 1 149 958 A1 D3 EP 1 111 144 A1 D4 EP 1 215 463 A1 D5 EP 1 180 649 A1 D6 Konvolut verschiedener Prospekte (3MTM ScotchliteTM Glass Bubbles: 3 Seiten, Prospekte in italienischer und niederländischer Sprache: 29 Seiten; Prospekt Thermoline: 8 Seiten; Prospekt energy coatings: 11 Seiten),undatiert. D7 WO 95/32251 A1 D8 EP 1 235 042 A1 D9 Anlagenkonvolut (Prüfbericht Nr. V-ECB-AC01-12-02 vom 10. Mai 2003: 6 Seiten; Prospekt Thermoline: 5 Seiten; Prospekte in italienischer und niederländischer Sprache: 29 Seiten).

Von der Anmelderin sind die Druckschriften D10 bis D15 als Beleg für das dem Fachmann geläufige Fachwissen vorgelegt worden:

D10 FEDERL, Siegfried [Hrgs.]: Maler Lexikon. Callwey-Verlag, München, 2001, S. 33 und 387.

D11 Verkaufsprospekt: „ThermoShield-Das Produkt”, 2 Seiten, undatiert.

D12 WEBER, H.: Kapillare Wasseraufnahme ohne Druck in Baustoffen. Kurztext aus: Bausubstanz, 1988. - ISSN: 9990-5574.

D13 Bioanalytik, Spektrum Akademischer Verlag GmbH, 1998, S. 196-197.

D14 DE 197 32 833 A1 D15 DE 32 08 201 A1 Hinsichtlich des „synchronisierenden Aktivators“ zum „dynamischen Feuchtigkeitstransport“ macht sie unter Verweis auf das Malerlexikon (D10) geltend, dass ein Aktivator ein Stoff sei, durch den eine Reaktion besonders beschleunigt oder in eine bestimmte Richtung gelenkt werde (D10: S. 33, „Aktivator) und unter Verweis auf die Druckschriften D13 und D14, dass solche Materialien, nämlich beispielsweise Biopolymere wie Cellulose, bekannt seien.

Gegen den der Anmelderin am 14. April 2014 zugestellten Beschluss der Prüfungsstelle richtet sich ihre Beschwerde mit Schriftsatz vom 6. Mai 2014, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag. Sie widerspricht den Ausführungen der Prüfungsstelle in allen Punkten.

In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hat der Senat mit Ladungszusatz vom 10. Juni 2015 und mit Schriftsatz vom 3. August 2015 die Druckschriften D16 bis D21 in das Verfahren eingeführt:

D16 Römpp-Lexikon Chemie. FALBE Jürgen, REGITZ Manfred [Hrsg.], Thieme Stuttgart, New York, 10. Aufl., 1999, Bd. 5 PI-S; S. 3686 (Stichwort „Quellung“). – ISBN 3-13-735010-7 (Band 5)

D17 DE 31 41 098 A1 D18 DE 42 38 389 A1 D19 AT 405 949 B D20 DE 199 00 196 A1 D21 Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie: Korrosion bis Lacke. Bd. 15, Verlag Chemie, Weinheim 1978, S. 596-603, 613-616. ISBN 3-527-200 015-0 Der Senat hat der Anmelderin seine vorläufige Auffassung zur Kenntnis gebracht, dass dem Gegenstand des Patents, selbst wenn Bedenken hinsichtlich der Ausführbarkeit zurückgestellt würden, jedenfalls die erfinderische Tätigkeit fehle.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihr Patentbegehren verteidigt, denn die Ausführbarkeit der Erfindung sei gegeben und bei ihrem Gegenstand seien auch Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwirklicht.

Ihrer Auffassung nach, die sie auch schriftsätzlich vorgetragen hat, offenbare die Patentanmeldung DE 103 50 589 A1 in den Abs. [0012] und [0014] bereits, dass die Aktivatoren hinsichtlich des erfindungsgemäß zu erzielenden Kühleffektes dafür sorgten, dass Feuchtigkeit in ausreichender Menge tiefer in die Beschichtung eindringen könne, indem sie die „Tür offen hielten“, ein zu langsames Eindringen verhinderten sowie bei einer Blockierung des Kapillartransports gegensteuerten. Dieses Fachwissen versetze den Fachmann in die Lage, die Erfindung auszuführen. Zudem seien von der Anmelderin bereits drei als Aktivatoren geeignete Substanzen wie Cellulose genannt worden. Die von Seiten des Senats hinsichtlich der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit als nächstliegender Stand der Technik herangezogene Druckschrift DE 100 03 237 A1 (D1) lehre keine Aktivatoren und insbesondere keine gegensteuernden Aktivatoren. Außerdem führe sie den Fachmann nicht in die Richtung der Erfindung, weil die dort beschriebene Beschichtung nicht auf Kühlung, sondern auf Energieeinsparung mit geringer Verdunstungsrate (D1: Sp. 3 Z. 9-12) gerichtet sei. Selbst wenn ausweislich der Encyklopädie (D12) Dispersionsfarben auf Basis wässriger Acrylharze u. a. Verdickungsmittel wie dem Fachmann geläufige cellulosebasierende Stoffe enthielten, liege das Problem anders, da eine gegebene Farbe ein bestimmtes Quellverhalten aufweise, auf welches der Aktivator abgestimmt sein müsse, weil es nicht den Aktivator gebe.

Von den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträgen 3 bis 5 macht sie den Hilfsantrag 4 zum Hauptantrag, dessen geltender Patentanspruch 1 den folgenden Wortlaut hat:

Die Anmelderin hat den Antrag gestellt,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

3. April 2014 aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen: Patentansprüche 1 - 7 gemäß Hilfsantrag 4, Beschreibungsseiten 1 - 3 zu Hilfsantrag 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. August 2015, im Übrigen wie angemeldet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Gründen keinen Erfolg.

1. Aufgabe der Erfindung ist es nach Abs. [0008] der DE 103 50 579 A1, eine Beschichtung vorzustellen, die endothermische Effekte erzielt. Zur Lösung der Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 nunmehr eine Beschichtung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

M1.1 M1.2 M1.3.1 M1.3.2 M1.4 Außenoberflächenbeschichtung aus einer abgetrockneten Suspension enthaltend mindestens Dispersionsfarbe, silanisierte Mikrokeramikteilchen in Form von vakuumisierten Hohlkugeln aus einer Silizium-Keramik, deren Oberfläche als Anlagefläche für Wasser dient, wobei der Anteil der Mikrokeramikteilchen 30 - 70 % der trockenen Beschichtung umfasst, synchronisierende Aktivatoren, die für einen dynamischen Feuchtetransport sorgen, befinden sich zwischen den Mikrokeramikteilchen.

2. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig, da sie in den Unterlagen vom Anmeldetag offenbart sind. So sind die stofflichen Merkmale des Patentanspruchs 1 in den Patentansprüchen 1 bis 5 vom Anmeldetag genannt, während sich das Teilmerkmal einer Außenoberflächenbeschichtung dem Fachmann aus dem Kontext der Beschreibung (vgl. a. a. O. S. 1 Z. 9-11, S. 2 Z. 9-11 und 24-25) ebenso ergibt wie die „zwischen den Hohlkugeln liegenden synchronisierenden Aktivatoren für den Feuchtigkeitstransport“ (vgl. a. a. O. S. 2 Z. 18-20). In den Ursprungsunterlagen findet sich auf S. 3 Z 9-14 auch die Anlagerung von Wasser „an den speziellen Hohlkörpern“ offenbart, was in Verbindung mit dem Patentanspruch 1 vom Anmeldetag nur als Anlagerung von Wasser an die Oberfläche der erfindungsgemäßen Hohlkugeln verstanden werden kann (Teilmerkmal M1.3.1), und was an der stofflichen Zusammensetzung der Beschichtung nichts zu ändern vermag. Die die Beschichtung in bevorzugter Weise ausgestaltenden Unteransprüche 2 bis 7 lassen sich auf die Unteransprüche 6 bis 11 vom Anmeldetag zurückführen.

3. Nach geltendem Patentanspruch 1 ist die Außenoberflächenbeschichtung (M1.1) nicht auf die Beschichtung von Bauwerken beschränkt, sondern lediglich dadurch charakterisiert, dass sie auf eine Außenseite aufgebracht wird (vgl. DE 103 50 579 A1: Abs. [0003]).

Der Patentanspruch 1 weicht dahingehend von der ursprünglich eingereichten Fassung ab, dass die am Anmeldetag beanspruchte abgetrocknete Suspension mindestens Dispersionsfarbe, Mikrokeramikteilchen und Aktivatoren, also mindestens drei Komponenten, enthält, während sich die Aktivatoren vorliegend nurmehr zwischen den Mikrokeramikteilchen befinden (M1.4). Danach können auch die Dispersionsfarbe und deren Inhaltsstoffe als Aktivator fungieren.

Der Anteil der Mikrokeramikteilchen ist hinsichtlich der Prozentangabe (Gew.-%, Vol.-% etc.) offen, weshalb auch Prozentangaben im Stand der Technik gleichermaßen offen zu werten sind.

4. Die vorliegende Erfindung ist in einer Weise beschrieben, dass sie der Fachmann, ein Verfahrenstechniker oder Diplom-Chemiker mit vertiefter Kenntnis über die physikalische Beschaffenheit und die damit erzielbaren Wirkungen von Beschichtungen von Baustoffen, aufgrund seines Fachwissens ausführen kann.

Soweit die Anmelderin den erfindungsgemäß angestrebten Erfolg theoretisch begründet, ist festzustellen, dass derlei Betrachtungen zur Wirkungsweise keine technische Lehre hinsichtlich der beanspruchten Zusammensetzung bietet (BGH GRUR 1994, 357 Ls. 2 - Muffelofen). Da sich in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen keinerlei Hinweise auf konkrete Verbindungen finden, die als Aktivatoren im Sinne der Anmeldung dienen können, und auch in dem einzigen Ausführungsbeispiel in Abs. [0018]-[0019] der DE 103 50 579 A1 keine konkrete Zusammensetzung der Beschichtung offenbart ist, können nachträglich genannte, spezielle Verbindungen wie Zitronensäure, Zinkoxid und Cellulose diesen Mangel nicht beheben.

Für die Ausführbarkeit kommt es vielmehr darauf an, ob der Fachmann mit dem Begriff „synchronisierender Aktivator“ zum „dynamischen Feuchtetransport“ konkrete Stoffe verbinden konnte.

Dies ist der Fall, wie sich aus den Druckschriften D1 und D12 ergibt.

Anders als dies von der Anmelderin dargestellt wird, basiert die Wirkung der Flüssigkeramik gemäß der gattungsgemäßen, bereits im Prüfungsverfahren ermittelten DE 100 03 237 A1 (D1) darauf, dass die dichte Packung der Ceramic-Bubbles den Ausgleich an Feuchtigkeit verlangsamt (D1: Sp. 3 Z. 7-9), die Acrylharze aber dafür sorgen, dass Wasserdampf entweichen kann und die beschichteten Materialien „atmen“ können (D1: Sp. 3 Z. 35-37). Dem Fachmann erschließt sich damit ohne weiteres, dass das Acrylharz selbst als ein das „Atmen“ der Oberfläche ermöglichender synchronisierender Aktivator fungiert (Merkmal M1.4), was im Einklang mit der ebenfalls von einer „Atmung“ sprechenden Druckschrift D12 steht (D12:

S. 614 Punkt 2.6.2 2. Abs.). Auch wenn man den Ausführungen der Anmelderin folgte, dass ein Aktivator zudem gegensteuernd wirken müsse, wäre ein „Atmen“ der Beschichtung sonst nicht möglich.

Sofern es sich, wie von der Anmelderin ausgeführt wurde, bei dem Aktivator um eine dritte Komponente neben der Dispersionsfarbe und den Hohlkugeln aus Mikrokeramikkugeln handeln sollte, steht auch dies der Ausführbarkeit nicht entgegen. Nach Druckschrift D12 enthalten handelsübliche Dispersionsfarben Verdickungsmittel (D12: S. 614, Punkt 2.6.2, Beispiele; M1.4), also quellfähige und damit zum Feuchtigkeitstransport befähigte Substanzen wie Cellulosen, die gleichermaßen die Funktion eines Aktivators erfüllen. Die Anmelderin selbst hat Cellulose als Beispiel für einen Aktivator genannt, weshalb ihr Vorbringen in der Verhandlung, dass diese zusätzlich auf die Dispersionsfarbe abgestimmt werden müsse, nicht überzeugen kann. Den Unterlagen vom Anmeldetag ist zumindest nichts zu entnehmen, was auf ein solches Vorgehen hindeuten könnte.

5. Der Gegenstand des vorliegenden Patentanspruchs 1 ist neu.

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften geht hinsichtlich der Offenbarung über die Druckschrift D1 hinaus. Diese liegt im Blick des Fachmanns, denn sie ist auf ein Verfahren zum Beschichten von textilen Flächengebilden mit Flüssigkeramik gerichtet, wobei die beschichteten Flächengebilde insbesondere für technische Textilien mit Schutzfunktion, vorzugsweise Wärmedämmung und Isolation (D1: Titel und Zusammenfassung) und damit im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden (Teilmerkmal M1.1). Auch das Verhindern der Aufheizung, also ein Kühleffekt, ist dort als erfindungsgemäßer Effekt genannt (D1: Sp. 3 Z. 33-35). Die Druckschrift D1 verweist speziell auf den Einsatz solcher polymerer Werkstoffe bei der Wärmedämmung der Außenhaut von Gebäuden (D1: Sp. 1 Z. 9-14). Gemäß D1 wird die Flüssigkeramik auf die Oberfläche aufgebracht und getrocknet (D1: Patentanspruch 1 und Sp. 2 Z. 58-65 sowie Abbildung; Teilmerkmal M1.1). Nach Patentanspruch 1 der D1 besteht die Flüssigkeramik zum einen aus 6 % Ke- ramik und 41 % Teilvakuum, wobei Keramik und Vakuum getrennt aufgeführt sind. Dem Fachmann ist bewusst, dass ein Vakuum nur innerhalb eines geschlossenen Behälters, vorliegend der Ceramic-Bubbles (Teilmerkmal M1.3.1), bestehen kann, weshalb ihre Kombination 47 % der Zusammensetzung ergibt. Der Anteil der Ceramic-Bubbles (Teilmerkmal M1.3.1) in der getrockneten Beschichtung liegt bei 64 % und damit im beanspruchten Bereich (M1.3.2), sofern man gutachtlich der D12 eine für Reinacrylate typische Konzentration von 50 Gew.-% zugrunde legt (D12: S. 614 Punkt 2.6.2, Beispiele). Als zweite Komponente der Flüssigkeramik beansprucht die D1 eine Acrylatdispersion, die bereits in der streitpatentgemäßen Anmeldung als Beispiel für eine Dispersionsfarbe genannt ist (vgl. D1: Patentanspruch 1 und DE 103 50 579 A1: Patentanspruch 6; M1.2) und nach obigen Ausführungen das Merkmal M1.4 vorwegnimmt bzw. nahe legt.

Die Druckschrift D1 lehrt nicht den Einsatz von silanisierten Ceramic-Bubbles (Teilmerkmal M1.3.1).

6. Unter Berücksichtigung des gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich Geleisteten liegt der Erfindung damit die objektive Aufgabe zugrunde, CeramicBubbles für die erfindungsgemäße Beschichtung in silanisierter Form einzusetzen.

Ein solches Vorgehen ist dem Grundwissen des Fachmanns zuzurechnen, da Silikat und damit Keramik bekanntermaßen keine oder nur geringe Affinität zum Kunststoff besitzt und deswegen mit Haftvermittlern behandelt wird, um eine gute Bindung zwischen Kunststoffmatrix und Silikat zu ermöglichen. Funktionale Silane gehören in dieser Hinsicht zu den standardmäßig eingesetzten Haftvermittlern. Der Anmeldung selbst sind keine auf dieser Behandlung fußenden besonderen Effekte zu entnehmen und auch die Anmelderin hat dazu nicht vorgetragen. Damit liefert dieser Unterschied keine Grundlage für eine Patenterteilung.

7. Die Patentanmelderin hat sich sachlich ausführlich zur Beschwerde geäußert und die Patenterteilung auf Basis der Patentansprüche nach Hilfsantrag 4 bean- tragt. Somit hat die Patentanmelderin die Patenterteilung erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Deshalb war die Beschwerde zurückzuweisen, ohne dass noch auf die übrigen Patentansprüche gesondert eingegangen zu werden braucht (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Feuerlein Egerer Heimen Freudenreich Pr