15 W (pat) 10/13

BUNDESPATENTGERICHT W (pat) 10/13

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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2008 039 499.8-43 …

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. März 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, des Richters Dr. Egerer, der Richterin Dr. Hoppe und des Richters Dr. Wismeth beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Prüfungsstelle für Klasse C 07 C, vom 4. März 2013 aufgehoben und das Patent erteilt.

BPatG 152 08.05 Bezeichnung: Verfahren und Doppelwandler von Kohlendioxid und Wasser zu Methanol.

Anmeldetag: 23. August 2008.

Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 26, eingegangen am 15. Januar 2010, unter Hinzunahme der fehlenden Seite 3 des Patentanspruchs 1, eingegangen am 6. Dezember 2012, mit den im Sachverhalt wiedergegebenen redaktionellen Änderungen,

ursprüngliche Beschreibung Seiten 1 bis 5, eingegangen am 23. August 2008,

ursprüngliche 3 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, eingegangen am 23. August 2008.

I. Sachverhalt Der Anmelder reichte am 23. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren und Doppelwandler von Kohlendioxid und Wasser zu Methanol“

ein, die am 25. Februar 2010 in Form der DE 10 2008 039 499 A1 veröffentlicht wurde.

Mit Beschluss vom 4. März 2013 wies die Prüfungsstelle für Klasse C 07 C des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen mangelnder Ausführbarkeit des Anmeldungsgegenstands zurück. Dem Beschluss lagen die Ansprü- che 1 bis 26, eingegangen am 15. Januar 2010, zugrunde, wobei die fehlende Seite 3 betreffend die Schritte k bis n in Anspruch 1 mit Eingabe vom 6. Dezember 2012 nachgereicht worden war.

Die mangelnde Ausführbarkeit wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die thermische Spaltung des Kohlendioxids und die Teilionisierung innerhalb der Antizyklon-Strecke des ebenfalls beanspruchten Doppelwandlers ausgehend von einer Erhitzung des Kohlendioxids im Einlassbereich auf eine Betriebstemperatur von 600 bis 900 Grad Celsius gemäß Verfahrensschritt d sowie gemäß den nachfolgenden Schritten des beanspruchten Verfahrens nicht stattfinden könnten. Dementsprechend mangele es auch der beanspruchten Vorrichtung eines Doppelwandlers zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens an einer gewerblichen Verwendbarkeit.

Im Prüfungsverfahren wurden die folgenden, seitens der Prüfungsstelle ermittelten oder seitens des Anmelders eingeführten Druckschriften berücksichtigt. Die Sachund Rechtslage wurde mit dem Anmelder im Rahmen der Anhörung am 13. November 2012 erörtert.

1) http:/www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-kersten/vorlesungsdateien/gasentladung _ss06/gasentladungsphysik_2.pdf: Erzeugung und Vernichtung von Ladungsträgern, 9 Seiten.

2) EP 0 808 528 B1

3) Endlich, Wilhelm: Kleber im Porzellanladen. In: Konstruktionspraxis, 1994, Nr. 5, S. 28 bis 29

4) Hollemann, Arnold F.: Lehrbuch der anorganischen Chemie. 91.-100. Aufl., Berlin, New York: De Gruyter, 1985. ISBN 3-11-007511-3, S. 718, 720, 721

5) CRC Handbook of Chemistry and Physics. 67th ed., 3rd Printing 1987. ISBN 0-8493-0467-9, S. E-85

6) Wiesemann, Klaus: Einführung in die Gaselektronik: Grundlagen der Elektrizitätsleitung in Gasen. 1. Aufl., Stuttgart: Teubner, 1976. ISBN 3-519-03014-4, S. 152, 153, 187.

Gegen die Zurückweisung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 25. März 2013 Beschwerde eingelegt. In der Beschwerdebegründung hat der Anmelder sinngemäß ausgeführt, die dem Beschluss zugrundeliegende Annahme, wonach die genauen Angaben in den Anmeldeunterlagen zur Temperatur der thermischen Ionisierung und des Entstehens von Kohlenmonoxid-Ionen unvereinbar seien mit der praktischen Entstehung solcher Ionen in der erfindungsgemäßen Vorrichtung, treffe nicht zu, zumal die prinzipielle Durchführbarkeit des Prozesses an sich gar nicht bestritten worden sei.

Nach Prüfung des Sachverhalts wurde dem Anmelder in der Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2014 mitgeteilt, dass die anmeldungsgemäße Erfindung ausführbar sei. Die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstands sei auch im Übrigen anzuerkennen, da weder im Prüfungsverfahren noch seitens des Senats ein Vorbild oder eine Anregung für die Methanol-Produktion in einem anmeldungsgemäßen Doppelwandler gefunden wurde. Die Patenterteilung könne deshalb auf Basis der dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Anspruchsfassung mit redaktionellen Änderungen seitens des Senats erfolgen.

Der Anmelder stellt sinngemäß den Antrag,

den Zurückweisungsbeschluss aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Grundlage der mit Eingabe vom 15. Januar 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Patentansprüche 1 bis 26 unter Hinzunahme der Verfahrensschritte k bis n auf der fehlenden Seite 3 des Patentanspruchs 1, eingegangen am 6. Dezember 2012, mit redaktionellen Änderungen seitens des Senats.

Die mit redaktionellen Änderungen seitens des Senats versehene, für die Patenterteilung bestimmte Fassung der Patentansprüche lautet wie folgt:

- 11 -

- 13 -

- 15 -

- 17 -

- 19 - Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens des Anmelders wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II. Gründe Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere frist- und formgerecht eingereicht worden (§ 73 PatG). Sie führt auch zum Erfolg. Die anmeldungsgemäße Lehre betreffend den beanspruchten Doppelwandler und das damit durchzuführende beanspruchte Verfahren zur Herstellung von Methanol aus Kohlendioxid und Wasser ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Der beanspruchte Doppelwandler und das beanspruchte, mit dem Doppelwandler durchzuführende Verfahren sind neu und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Die Patentansprüche 1 bis 26 in der am 15. Januar 2010 eingegangenen Fassung einschließlich der zunächst fehlenden Seite 3 des Patentanspruchs 1, eingegangen am 6. Dezember 2012, betreffend die Verfahrensschritte k bis n lassen sich, wie bereits in dem angefochtenen Beschluss festgestellt, unmittelbar aus den ursprünglichen Ansprüchen durch deren Aufteilung in Verfahrens- und Vorrichtungsansprüche herleiten, so dass bezüglich der Offenbarung keine Bedenken bestehen.

2. Der in dem angefochtenen Beschluss aufgeführte Zurückweisungsgrund mangelnder Ausführbarkeit (§§ 34 Abs. 4, 45 Abs. 1, 48 PatG) hält einer Überprüfung nicht stand.

a) Der beanspruchte Doppelwandler wird in seiner technischen Ausgestaltung, vor allem bezüglich der zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 erforderlichen konstruktiven Maßnahmen, sowohl in der Beschreibung als auch in den Patentansprüchen ausführlich erläutert (vgl. Patentanspruch 14 i. V. m. Patentanspruch 1 sowie urspr. Beschreibung S. 1 Abs. 4 bis S. 5 i. V. m. Fig. 1 bis 3), so dass an der Herstellbarkeit dieser Vorrichtung keine Zweifel bestehen.

Dies gilt insbesondere auch für die zur anspruchsgemäßen Druck- und Temperaturführung gemäß den Verfahrensschritten c, d, j und k notwendige bauliche Gestaltung der Vorrichtungsteile sowie für die Einrichtungen zur Reaktionsführung betreffend Heizung, magnetisches und elektromagnetisches Feld sowie den Transport der Edukte und Produkte einschließlich deren Trennung und Umsetzung zu Methanol.

Anzuerkennen ist die Ausführbarkeit auch für die im Prüfungsverfahren zunächst in Frage gestellte, im Zurückweisungsbeschluss jedoch nicht mehr aufgegriffene Beständigkeit von Vorrichtungsteilen in dem anspruchsgemäßen Temperaturbereich im Hinblick auf die Druckschrift (3).

b) Die prinzipielle Ausführbarkeit der thermischen Spaltungsreaktion des Kohlendioxids und der Teilionisierung unter den erfindungsgemäßen Bedingungen, die in dem angefochtenen Beschluss verneint wurde, wird durch Druckschriften belegt, die im Verlauf des Prüfungsverfahrens eingeführt wurden. Demnach zerfällt Kohlendioxid im anspruchsgemäßen Temperaturbereich von 600 bis 900 Grad Celsius, wenngleich zu einem geringen Anteil, in Kohlenmonoxid und Sauerstoff (vgl. (4) S. 718 Mitte). Auch die thermische Ionisierung des gebildeten Kohlenmo- noxids und Sauerstoffs findet - wenn auch in sehr geringem Umfang – grundsätzlich statt (vgl. (1), (5) und (6)). Inwieweit hierbei die theoretische Interpretation des Anmelders zur Ionisierung zutrifft, ist für die Ausführbarkeit unerheblich.

Nichts anderes ergibt sich aus der seitens des Senats zur thermischen Spaltung von Kohlendioxid ermittelten Patent- und Fachliteratur, die dem Anmelder in der Zwischenverfügung vom 18. Dezember 2014 mitgeteilt wurde. Demnach entstehen bei der nicht-thermischen und bei der thermischen Spaltung von Kohlendioxid erhebliche Mengenanteile von Kohlenmonoxid, und ionisierte Produkte lassen sich aus einem Fluidstrom unter dem Einfluss von Magnetfeldern ab- bzw. auftrennen (vgl. z. B. US 2007/0221578 A1; US 6 768 109 B1; WO 2008/014168 A2; US 2008/0017514 A1; US 2004/0265137 A1; Savinov, Sergey Y.; Lee, Hwaung; Song, Hyung Keun; Na, Byung-Ki: Decomposition of Methane and Carbon Dioxide in a Radio-Frequency Discharge. In: Ind. Eng. Chem. Res. 1999, Vol. 38, S. 2540254; Futamaru, Shigeru; Kabashima, Hajime: Production of Synthesis Gas from H2O and CO2 with Nonthermal Plasma. In: Fuel Chemistry Division Preprints 2003, Vol. 48, Iss. 1, S. 266-267).

Deshalb kann auch im anmeldungsgemäßen Fall unter den anspruchsgemäßen Bedingungen (600 bis 900 Grad Celsius, 2 bis 50 bar, elektromagnetisches Feld, magnetisches Feld, Zentrifugalkraft) die Bildung von Kohlenmonoxid neben Sauerstoff in der Antizyklon-Strecke und von Wasserstoff neben Sauerstoff in der Zyklonstrecke des Doppelwandlers sowie die Abtrennung von Kohlenmonoxid und von Wasserstoff von den jeweiligen Edukten und anderen Reaktionsprodukten nicht ausgeschlossen werden.

c) Fehlende Angaben in den Anmeldeunterlagen zu Ausbeute und Reinheit in den beiden Spaltungsreaktionen sowie in der nachfolgenden katalytischen Bildung von Methanol aus den Spaltprodukten Kohlenmonoxid und Wasserstoff stehen der Ausführbarkeit des Anmeldungsgegenstands nicht entgegen. Denn Fragen der Ausbeute, der Reinheit und der Wirtschaftlichkeit sind für die patentrechtliche Bewertung der Ausführbarkeit nicht in Betracht zu ziehen.

Die in dem angefochtenen Beschluss wegen der Nichtausführbarkeit des Verfahrens bemängelte gewerbliche Anwendbarkeit des beanspruchten Doppelwandlers ist allein schon wegen der Herstellbarkeit einer solchen Vorrichtung und der prinzipiellen Durchführbarkeit des beanspruchten Verfahrens in dieser Vorrichtung anzuerkennen. An die gewerbliche Anwendbarkeit sind keine hohen Anforderungen zu stellen, es genügt bereits die Möglichkeit der Herstellung oder Benutzung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet (§ 5 PatG).

3. Neuheit und erfinderische Tätigkeit werden im beanspruchten Umfang von der konstruktiven Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Doppelwandlers und dem damit durchzuführenden Verfahren zur Herstellung von Methanol getragen. Weder im Verlauf des Prüfungsverfahrens noch im Zuge der Überprüfung der Sachlage durch den Senat konnte der Anmeldungsgegenstand als neuheitsschädlich vorbeschrieben nachgewiesen werden. Dabei wurden auch keine Druckschriften ermittelt, die dem Fachmann gegebenenfalls eine Anregung hätten liefern können oder als Vorbild für den Anmeldungsgegenstand hätten dienen können.

Der Senat sieht auf Grund dessen keinen Anlass für eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt und hat die Erteilung des Patents ohne mündliche Verhandlung beschlossen (vgl. z. B. Schulte 9. Auflage: § 79 PatG, Rdn. 17).

III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder – vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere des Vorliegens einer Beschwer – das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Sie ist nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das Rechtliche Gehör versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des Bundesgerichtshofs, www.bundesgerichtshof.de/erv.html, einzureichen. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internet- seite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Feuerlein Dr. Egerer Dr. Hoppe Dr. Wismeth Pr