15 W (pat) 5/11

BUNDESPATENTGERICHT W (pat) 5/11 Verkündet am 20. März 2014

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BESCHLUSS In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2008 050 525.0 …

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Kätker, Dr. Lange und Dr. Freudenreich beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

BPatG 154 05.11 Gründe I.

Die Patentanmelderin L… GmbH in N… (Deutschland), hat am 6. Oktober 2008 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Vorrichtung und Verfahren zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers“

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, die am 22. April 2004 in Form der DE 10 2008 050 525 A1 veröffentlicht worden ist.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2010 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung auf Grund des § 48 PatG in der Anhörung zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschluss liegen die in der Anhörung eingereichten Patentansprüche 1 bis 12 zugrunde, von denen Patentanspruch 1 und der nebengeordnete Patentanspruch 12 folgenden Wortlaut haben:

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit sind von der Prüfungsstelle für Klasse B 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts die Druckschriften D1 bis D2 ermittelt worden:

(D1) DE 20 2004 006 265 U1 (D2) DE 101 54 843 A1 Die Zurückweisung der Patentanmeldung in der Anhörung wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Patentanspruchs 1 gegenüber der Zusammenschau der Druckschriften DE 20 2004 006 265 U1 (D1) und DE 101 54 843 A1 (D2) begründet.

Mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2010 hat die Anmelderin fristgemäß Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 16. Februar 2011 begründet hat.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Patentanmelderin einen Hilfsantrag mit geänderten Patentansprüchen 1 und 12 eingereicht, die folgenden Wortlaut haben:

Die Patentansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag unterscheiden sich von den Patentansprüchen 1 und 12 des Hauptantrags durch den Ersatz des Merkmals „Daten“ im jeweils letzten Absatz der nebengeordneten Ansprüche durch das Merkmal „Freigabedaten“.

Die Patentanmelderin verteidigt ihr Patentbegehren unverändert mit den der Zurückweisung zugrunde liegenden Patentansprüchen 1 bis 12 und hilfsweise mit den in der mündlichen Anhörung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 12.

Sie ist der Auffassung, dass die Gegenstände gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag ursprünglich offenbart sind, sowie gegenüber dem Stand der Technik neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Hinsichtlich der Druckschrift D1 sieht sie im Einbau der Kassettenmagazine in den Drucker zumindest einen Unterschied vorhanden, da in D1 die Kassettenmagazine in das Mikrotom und nicht in den Drucker eingesetzt seien.

In der mündlichen Verhandlung stellt die Patentanmelderin den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 01 L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Oktober 2010 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: Patentansprüche 1 bis 12, eingereicht in der Anhörung am 4. Oktober 2010, Beschreibung Seiten 1 bis 3 vom Anmeldetag, Seiten 4 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung, Seiten 8 bis 15 vom Anmeldetag, Zeichnungen, Figuren 1 und 2 vom Anmeldetag,

hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: Ansprüche 1-12 gemäß Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie zum Hauptantrag.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Gründen keinen Erfolg.

Als Fachmann ist ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur zu sehen, welcher mit der Entwicklung und Optimierung von Vorrichtungen und Verfahren, die Mikrotomie und deren Qualitätssicherung betreffend, betraut ist.

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag gliedert sich in folgende Merkmale:

M1 Anordnung mit einem Mikrotom und mit einer Vorrichtung zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers,

M2 wobei die Vorrichtung mindestens einen Aufnahmebereich zur Aufnahme mindestens eines Kassettenmagazins mit mindestens einer Kassette hat, wobei die Kassette eine Kassettenkennzeichnung mit mindestens einer maschinenlesbaren, codierten Information hat,

M3 wobei die Vorrichtung eine Entnahmeeinheit zur Entnahme einer Kassette aus dem Kassettenmagazin hat,

M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 wobei die Vorrichtung mindestens eine Leseeinheit zum Erfassen der maschinenlesbaren, codierten Information der Kassettenkennzeichnung einer Kassette hat, wobei die Vorrichtung mindestens eine Kennzeichnungseinheit zum Erzeugen einer zumindest maschinenlesbaren, codierten Information zur Kennzeichnung des Objektträgers mit einer von der mit Hilfe der Leseeinheit erfassten Kassettenkennzeichnung abhängigen Objektträgerkennzeichnung hat, wobei die Vorrichtung einen Kassettenausgabebereich zur Ausgabe der aus dem Kassettenmagazin entnommenen Kassette hat, wobei der Kassettenausgabebereich mit dem Mikrotom verbunden ist, wobei eine entnommene Kassette dem Mikrotom über den Kassettenausgabebereich automatisch zuführbar ist, wobei die Vorrichtung über mindestens eine Datenübertragungsstrecke mit dem Mikrotom verbunden ist, wobei über die Datenübertragungsstrecke Daten vom Mikrotom zur Vorrichtung übertragen werden, sobald die Kassette in das Mikrotom eingesetzt ist, und erst dann die maschinenlesbare, codierte Information zur Kennzeichnung des Objektträgers mit Hilfe der Kennzeichnungseinheit auf den Objektträger aufbringbar ist.

Patentanspruch 12 gemäß Hauptantrag gliedert sich in folgende Merkmale:

M11 M12 M13 M14 M15 M16 Verfahren zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers, bei dem eine Kassette mit einer Kassettenkennzeichnung mit mindestens einer maschinenlesbaren, codierten Information aus einem Kassettenmagazin mit Hilfe einer Entnahmeeinheit einer Vorrichtung zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers entnommen wird, bei dem vor, während oder nach der Entnahme der Kassette aus dem Kassettenmagazin mit Hilfe mindestens einer Leseeinheit der Vorrichtung die maschinenlesbare, codierte Information der Kassettenkennzeichnung der Kassette erfasst wird, bei dem mit Hilfe mindestens einer Kennzeichnungseinheit der Vorrichtung zum Erzeugen einer zumindest maschinenlesbaren, codierten Information zur Kennzeichnung des Objektträgers abhängig von der mit Hilfe der Leseeinheit erfassten Kassettenkennzeichnung eine Objektträgerkennzeichnung erzeugt wird, bei dem über eine aus dem Kassettenmagazin entnommene Kassette über einen mit einem Mikrotom verbundenen Kassettenausgabebereich der Vorrichtung zur Ausgabe der aus dem Kassettenmagazin entnommenen Kassette dem Mikrotom automatisch zugeführt wird, und bei dem über eine Datenübertragungsstrecke Daten vom Mikrotom zur Vorrichtung übertragen werden, sobald die Kassette in das Mikrotom eingesetzt worden ist, und erst danach die maschinenlesbare, co- dierte Information zur Kennzeichnung des Objektträgers mit Hilfe der Kennzeichnungseinheit auf den Objektträger aufgebracht wird.

Mit „Anordnung“ (Merkmal M1) wird die im ursprünglichen Anspruch 12, sowie auf Seite 7, Absatz 3 und Seite 12, Absatz 3 der Beschreibung vom Anmeldetag dargestellte Verbindung von Mikrotom und Vorrichtung zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers bezeichnet. Die Merkmale M2 bis M5 finden ihre Offenbarung im Patentanspruch 1, die Merkmale M6 bis M10 in den Patentansprüchen 11 bis 13 vom Anmeldetag. Die Merkmale M11 bis M14 sind im Patentanspruch 15 in Zusammenschau mit Patentanspruch 1, die Merkmale M15 und M16 in den Patentansprüchen 12 bis 13 vom Anmeldetag offenbart. Die Merkmale der zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 sind in den Ansprüchen 2 bis 10 und 14 vom Anmeldetag offenbart, wobei die Nummerierung angepasst wurde.

Der Ersatz des Merkmals „Daten“ (Merkmal M10) durch „Freigabedaten“ in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag ist auf Seite 12, letzte Zeile bis Seite 13, erste Zeile der Beschreibung vom Anmeldetag offenbart.

Die Anordnung des geltenden Anspruchs 1 ist nicht patentfähig, da sie sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus Druckschrift DE 20 2004 006 265 U1 (D1) ergibt.

Der Druckschrift D1 liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Mikrotom die Arbeitsschritte der Probenaufbereitung und Indexierung, der Probenlagerung und der Dünnschnitterstellung zu rationalisieren und dennoch die Gefahr von Verwechslungen bei der Probenauswertung auszuschließen (D1: Absatz [0005]).

Dies entspricht der Aufgabenstellung der verfahrensgegenständlichen Anmeldung.

Zur Lösung der Aufgabe lehrt die Druckschrift D1 eine Anordnung von Funktionsblöcken mit einem Mikrotom 30 und mit einer Vorrichtung aus Objektträgerdrucker 20 und Handlingeinrichtung 50 zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers 25 aus einem Objektträgervorrat 21 (D1: Seite 2, Absatz [0015] und Seite 3, Zeilen 15 bis 20 im selben Absatz), was Merkmal M1 entspricht.

Die Handlingeinrichtung 50 weist entsprechend Merkmal M2 einen Aufnahmebereich 55 zur Aufnahme eines Kassettenmagazins 60 mit einer Kassette 40 auf, wobei die Kassette 40 eine Kassettenkennzeichnung mit einer maschinenlesbaren, codierten Information aufweist (D1: Absatz [0015], Seite 3, Zeilen 5 bis 9 und Absatz [0017], Zeilen 7 bis 16 von unten).

Die Vorrichtung 20, 50 weist eine als Greifer 51 ausgebildete Entnahmeeinheit zur Entnahme einer Kassette 40 aus dem Kassettenmagazin 60 auf (D1: Absatz [0015], Seite 2, Zeilen 13 bis 17 von unten und Absatz [0017], rechte Spalte, Zeilen 3 bis 12 sowie Figuren 1 und 2; Merkmal M3).

Ferner weist die Vorrichtung 20, 50 entsprechend Merkmal M4 eine Kassettencodierungsleseeinrichtung 54 zum Erfassen der codierten Information der Kassette auf (D1: Absatz [0017], rechte Spalte 2, Zeilen 8 bis 19 und Figur 2).

In der Druckschrift D1 ist weiter ausgeführt, dass die Handlingeinrichtung 50 die von der Leseeinrichtung 54 gelesenen Daten über die Handlingeinrichtungssteuerleitung 13 an die Steuereinrichtung 10 überträgt, welche diese auswertet und beispielsweise zur korrespondierenden Bedruckung der Objektträger 25 an den Objektträgerdrucker 20 über die Objektträgerdruckersteuereinrichtung 11 überträgt (D1: Absatz [0017], rechte Spalte, Zeilen 12 bis 19). Dies entspricht dem Merkmal M5.

Die Vorrichtung 20, 50 weist entsprechend Merkmal M6 einen Kassettenausgabebereich (Probenaufnahme) 34 zur Ausgabe der aus dem Kassettenmagazin 60 entnommenen Kassette 40 auf (D1: Absatz [0017], rechte Spalte 2, Zeilen 3 bis 12 und 31 bis 36).

Gemäß D1 wird entsprechend Merkmal M7 bei dem in Fig. 1 dargestellten Scheibenmikrotom 30 die Schnittbewegung durch eine rotierende Scheibe 35 erzeugt. Die in einer Kassette 40 eingebettete zu mikrotomierende Probe 42 wird durch eine Handlingeinrichtung 50 in die Probenaufnahme 34 in einer Vertiefung 36 der drehbar gelagerten Scheibe eingesetzt (D1: Absatz [0015], Seite 2, letzter Satz bis Seite 3, Zeile 5).

Dabei ist jeder der beschriebenen Schritte durch individuell ansteuerbare Antriebsmittel realisierbar (D1: Absatz [0017], rechte Spalte, Zeilen 36 bis 38), womit gemäß Merkmal M8 auch eine entnommene Kassette dem Mikrotom über den Kassettenausgabebereich automatisch zuführbar ist.

Die Vorrichtung 20, 50 ist zudem über eine Mikrotomsteuerleitung 12 mit dem Mikrotom verbunden (D1: Absatz [0015], Sätze 2 und 3). Dies entspricht Merkmal M9.

Das Verfahrensmerkmal M10 ergibt sich bereits sich aus der Notwendigkeit, dass ohne Datenerfassung kein Bedrucken des Objektträgers mit den erfassten Daten möglich ist. Überdies ist der Offenbarung der D1 zu entnehmen, dass die zu mikrotomierende Probe 42 durch eine Handlingeinrichtung 50 in die Probenaufnahme 34 in einer Vertiefung 36 der drehbar gelagerten Scheibe 35 (des Mikrotoms) eingesetzt wird. Dabei wird der auf der Kassette 40 gespeicherte Code ausgelesen. Währenddessen entnimmt der Objektträgerdrucker 20 aus dem Objektträgervorrat 21 einen Objektträger 25 und erstellt anhand von Vorgaben aus der Steuereinrichtung 10 auf dem Objektträger 25 eine Kennzeichnung, welche eine Zuordnung zur gerade mikrotomierten Probe gewährleistet (D1: Absatz [0015], Seite 3, Zeilen 1 bis 20).

D1 offenbart damit auch die zeitliche Folge vom Einsetzen der Probe in das Mikrotom bis zur Datenübertragung.

Die Vorgaben aus der Steuereinrichtung entsprechen den Daten (Merkmal M10), beziehungsweise den Freigabedaten gemäß Hilfsantrag.

Das in der mündlichen Verhandlung von der Anmelderin vorgebrachte Argument, dass Freigabedaten eine zusätzliche Sicherheit im Vergleich zu Daten bewirkten, kann nicht durchgreifen, da kein überraschender Effekt und keine Spezifizierung darüber, was Freigabedaten darstellen könnten, vorgebracht wurden.

In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin vorteilhafte Unterschiede zwischen der vorliegenden Erfindung und der Druckschrift D1 geltend gemacht, nämlich im Wesentlichen das Anordnen des Kassettenmagazins im Drucker, wodurch der Datenfluss beim Auslesen der Kassetten nicht störanfällig sei und wodurch sichergestellt werde, dass erst die Kassette ausgelesen und dann der Objektträger bedruckt werde. Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass der Begriff „Drucker“ in der Anmeldung nicht verwendet werde, sondern der darin beschriebenen Vorrichtung zur Kennzeichnung eines Objektträgers entspräche. Wie ausgeführt wurde, lehrt die Druckschrift D1 gleichermaßen die Sicherheit einer eindeutigen Zuordnung von Kassettenkennzeichnung und Objektträgerbedruckung. D1 offenbart in Figur 1 eine nur schematische Darstellung (siehe Absatz [0015]) von Funktionsblöcken, die dem Fachmann, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, deren beliebige Verteilung erlauben, mithin auch eine Verschiebung des Druckers 20 auf die Seite der Handlingeinrichtung 50.

Daran kann auch das vorgebrachte Argument der Patentanmelderin nichts ändern, dass erfindungsgemäß ausgelesene Daten direkt im Drucker weiterverarbeitet würden und somit keine Datenübertragungsverbindungen von dem Mikro- tom bzw. einer Steuereinheit zu dem Drucker notwendig seien. Die Beschreibung vom Anmeldetag macht hierzu keine Angaben.

Für die Übertragung von Daten sind unabhängig von der Art der Daten Leitungen zum Transport der Daten notwendig. Auch in der Druckschrift D1 sind die vorliegend beanspruchten Funktionseinheiten Handlingeinrichtung 50, Mikrotom 30 und Objektträgerdrucker 20, sowie Kassettenmagazin 60 nebst Steuereinrichtung 10 beschrieben (Absatz [0015], Seite 2, Sätze 2 bis 4 und Absatz [0017], Seite 3, Satz 1). Eine geringfügige Einsparung von Daten-Leitungen in einer Zusammenstellung verbundener Funktionsblöcke durch Variation der Anordnung ist anhand weniger Versuche zu bewerkstelligen und kann damit keinen überraschenden Effekt begründen. Der Fachmann wird die Funktionseinheiten räumlich möglichst nah aufbauen, da auch die vom Mikrotom angefertigten Schnitte auf die Objektträger transportiert werden müssen.

Nach all dem kann auch dem Verfahren nach Anspruch 12 gemäß Haupt- und Hilfsantrag, das inhaltlich von den Vorrichtungsansprüchen 1 bis 11 umfasst ist, keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden.

Die Patentanmelderin hat sich sachlich ausführlich zur Beschwerde geäußert und beantragt, das Patent mit den der Zurückweisung zugrunde liegenden Patentansprüchen 1 bis 12 und hilfsweise mit den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 12 zu erteilen.

Somit hat die Patentanmelderin die Patenterteilung erkennbar nur im Umfang von Anspruchssätzen beantragt, die zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthalten. Deshalb war die Beschwerde zurückzuweisen, ohne dass noch auf die übrigen Patentansprüche gesondert eingegangen zu werden braucht (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

F. Feuerlein Kätker Lange Freudenreich Fa