6 Ni 28/14 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT Ni 28/14 (EP) (Aktenzeichen)

…

IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Verkündet am

19. Mai 2015 …

In der Patentnichtigkeitssache BPatG 253 08.05 betreffend das europäische Patent 0 812 120 (DE 697 28 213)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. Mai 2015 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. J. Müller, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent EP 0 812 120 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht:

1. A method for using intelligent network services offered by a telecommunication network comprising at least one mobile switching centre (1) and user cellular mobile phones (3) communicating with it, wherein said mobile switching centre (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and said user cellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about a list of all available services to the user and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, in which method a certain service is created and said mobile switching centre (1) is made to operate according to said service, wherein

- a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a cellular mobile phone (3), controls a programmable user interface - which is included in said cellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the service offered by said mobile switching centre (1) and the actions required to use them in a manner such that said service can be used via the cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the touch-sensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse through said indications and to make selections concerning the service in question, and

- said set of computer program instructions is conveyed to the user by means of data transmission via said telecommunication network and programmed into the cellular mobile phone for adding new features in the phone's programmable user interface.

2. A telecommunication system for offering intelligent network services to users which comprises at least one mobile switching centre (1) and user cellular mobile phones (3) communicating with it, said mobile switching centre (1) comprising a programming interface (4) for the programming of new services and said cellular mobile phones (3) comprising output means (7) for displaying information about a list of all available services to the users and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, wherein

- said cellular mobile phones (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phones, and

- the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to the users sets of computer program instructions concerning new services by means of data transmission to be programmed into a cellular mobile phone (3) for adding new features in the phone's programmable user interface, said sets of computer program instructions being arranged to control a programmable user interface that is included in said cellular mobile phones as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phones whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the services offered by said mobile switching centre (1) and the actions required to use them, wherein controlling said programmable user interface comprises displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the touchsensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse through said indications and to make selections concerning the service in question.

3. A cellular mobile phone (3) for a telecommunication system according to claim 2, wherein said cellular mobile phone (3) comprises output means (7) for displaying to a user information about a list of all available services offered by said mobile switching centre (1) of said telecommunication system and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, wherein the cellular mobile phone comprises a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the services offered by said mobile switching centre (1) and the actions required to use them, means (9, 10, 11, 12) for receiving sets of instructions by means of data transmission and loading said sets of computer program instructions concerning new services and programming it into the cellular mobile phone for adding new features in the phone's programmable user interface, said sets of computer program instructions being arranged to control said programmable user interface, means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of computer program instructions, and said touch-sensitive input means (8, 8a) being arranged to browse through said indications and to make user selections concerning said new services in a manner determined by said sets of computer program instructions.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/4, die Beklagte 3/4.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 812 120 (Streitpatent), das am 5. Juni 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der finnischen Patentanmeldung FI 96 23 51 vom 6. Juni 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 697 28 213.9 geführt. Es trägt die Bezeichnung „Method for using services offered by a telecommunication network, a telecommunication system and a terminal for it“ (Verfahren zur Benützung von von einem Telekommunikationsnetzwerk gebotenen Diensten, Telekommunikationssystem und entsprechender Endgerät) und umfasst in der erteilten Fassung 11 Ansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Die einander nebengeordneten erteilten Ansprüche 1, 7 und 8 lauten in der Verfahrenssprache nach der Streitpatentschrift (EP 0 812 120 B1) wie folgt:

„1. A method for using services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus (1) and user terminals (3) communicating with it, wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and said user terminals (3) include output means (7) for displaying information about said services to the user and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, in which method a certain service is created and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service, characterized in that - a set of instructions is drawn up which, when loaded in a terminal (3), controls a programmable user interface - which is included in said terminal as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal - in a manner such that said service can be used via the terminal displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions and using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question, and - said set of instructions is conveyed to the user and loaded in the terminal.

7. A telecommunication system for offering intelligent network services to users which comprises at least one switching apparatus (1) and user terminals (3) communicating with it, said switching apparatus (1) comprising a programming interface (4) for the programming of new services and said terminals (3) comprising output means (7) for displaying information about said services to the users and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, characterized in that

- said terminals (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminals, and - the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to the users sets of instructions concerning new services to be loaded in a terminal (3), said sets of instructions being arranged to control a programmable user interface that is included in said terminals as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminals, wherein controlling said programmable user interface comprises displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in an manner determined by said set of instructions and using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question.

8. A terminal (3) for a telecommunication system which comprises output means (7) for displaying to a user information about services offered by said telecommunication system and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, characterized in that the terminal comprises a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal, means (9, 10, 11, 12) for loading sets of instructions concerning new services, said sets of instructions being arranged to control said programmable user interface, means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of instructions, and means (8, 9, 10) for making user selections concerning said new services in a manner determined by said sets of instructions.”

In deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift lauten die einander nebengeordneten erteilten Ansprüche 1, 7 und 8 wie folgt:

„1. Verfahren zum Verwenden von Diensten, die von einem Telekommunikationsnetz angeboten werden, das wenigstens eine Vermittlungsvorrichtung (1) und Anwenderendgeräte (3), die mit ihr kommunizieren, umfasst, wobei die Vermittlungsvorrichtung (1) so ausgelegt sein kann, dass sie Dienste über das Telekommunikationsnetz anbietet, und die Anwenderendgeräte (3) Ausgabemittel (7), die Informationen über die Dienste dem Anwender anzeigen, sowie Eingabemittel (8, 8a), die eine Auswahl bezüglich der Dienste vornehmen, umfassen, wobei in dem Verfahren ein bestimmter Dienst erzeugt wird und die Vermittlungsvorrichtung (1) dazu veranlasst wird, gemäß diesem Dienst zu arbeiten, dadurch gekennzeichnet, dass - eine Menge von Befehlen geholt wird, die, wenn sie in ein Endgerät (3)

geladen wird, eine programmierbare Anwenderschnittstelle - die in dem Endgerät als Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Software, die die Operation des Endgeräts steuert, enthalten ist - in der Weise steuert, dass der Dienst über das Endgerät dazu verwendet werden kann, auf den Ausgabemitteln (7) des Endgeräts Informationen über den fraglichen Dienst in einer Weise anzuzeigen, die durch die Menge von Befehlen bestimmt ist, und die Eingabemittel (8, 8a) in einer durch die Menge von Befehlen bestimmten Weise verwendet werden, so dass sie eine Auswahl bezüglich des fraglichen Dienstes treffen, - und die Menge von Befehlen zu dem Anwender transportiert wird und in das Endgerät geladen wird.

7. Telekommunikationssystem zum Anbieten intelligenter Netzdienste an Anwender, das wenigstens eine Vermittlungsvorrichtung (1) und Anwenderendgeräte (3), die mit ihr kommunizieren, umfasst, wobei die Vermittlungsvorrichtung (1) eine Programmierungsschnittstelle (4) für die Programmierung neuer Dienste enthält und die Endgeräte (3) Ausgabemittel (7) zum Anzeigen von Informationen über die Dienste an die Anwender sowie Eingabemittel (8, 8a) zum Treffen einer Auswahl bezüglich der Dienste umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass - die Endgeräte (3) eine programmierbare Anwenderschnittstelle als eine Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Software, die die Operation der Endgeräte steuert, umfasst, und

- das Telekommunikationssystem Mittel (2; 6) umfasst, die an die Anwender Mengen von Befehlen bezüglich neuer Dienste, die in ein Endgerät (3) geladen werden sollen, ausgeben, wobei die Mengen von Befehlen so beschaffen sind, dass sie eine programmierbare Anwenderschnittstelle steuern, die in den Endgeräten als eine Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Software, die die Operation der Endgeräte steuert, enthalten ist, wobei die Steuerung der programmierbaren Anwenderschnittstelle das Anzeigen der Endgerätinformationen über den fraglichen Dienst in den Ausgabemitteln (7) in einer Weise, die durch die Menge von Befehlen bestimmt ist, sowie das Verwenden der Eingabemittel (8, 8a) in einer Weise, die durch die Menge von Befehlen bestimmt ist, um eine Auswahl bezüglich des fraglichen Dienstes zu treffen, umfasst.

8. Endgerät (3) für ein Telekommunikationssystem, das Ausgabemittel (7) zum Anzeigen von Informationen über von dem Telekommunikationssystem angebotene Dienste an einen Anwender sowie Eingabemittel (8, 8a) zum Treffen einer Auswahl bezüglich der Dienste umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das Endgerät eine programmierbare Anwenderschnittstelle als eine Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Software, die die Operation des Endgeräts steuert, Mittel (9, 10, 11, 12) zum Laden von Mengen von Befehlen, die neue Dienste betreffen, wobei die Mengen von Befehlen so beschaffen sind, dass sie die programmierbare Anwenderschnittstelle steuern, Mittel (7, 9, 10), die Informationen über die neuen Dienste an den Anwender in einer Weise anzeigen, die durch die Menge von Befehlen bestimmt ist, und Mittel (8, 9, 10), die eine Anwenderauswahl bezüglich der neuen Dienste in einer durch die Mengen von Befehlen bestimmten Weise treffen, umfasst.“

Wegen des Wortlauts der auf die unabhängigen Ansprüche mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 sowie 9 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldung, vorgelegt als QE7 (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art 138 Abs. 1c) EPÜ), sowie mangelnde Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art 138 Abs. 1a) EPÜ) geltend. Zum Stand der Technik nennt sie u. a. folgende Unterlagen:

D1 US 5 321 840 A D2 EP 0 666 681 A2 D3 EP 0 772 367 A2 (nachveröffentlicht)

D4 Stefan Gessler, „Informationsdienste in mobiler Umgebung", Magazin Theorie und Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft 184, Juli 1995, Seiten 126 ff.

D5 Stefan Gessler, Andreas Kotulla, „PDAs as mobile WWW Browsers", Magazin Computer Networks and ISDN Systems, Heft 28, 1995, Seiten 53 ff.

D6 Todd Courtois, Ray Risshpater, “Portal: A PDA-to-World-WideWeb Interface", Magazin PDA Developers, Ausgabe 3.1 Januar/Februar 1995, Seiten 18 ff.

D7/D7neu Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition (Second Edition), 1995, Kapitel 37 "Netscape Plug-Ins".

D7a Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition, 1995, Kapitel 36 "Netscape Plug-Ins".

QE16 QE17 QE5 Katalogeintrag der Library of Congress zur D7a. Auszug aus der Datenbank des US Copyright Office zur D7a. Auszug aus McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5. Auflage, 1994.

Weiterhin macht die Klägerin eine offenkundige Vorbenutzung von Geräten des Typs „H…“ geltend, die ab Februar 1996 kommerziell verfügbar gewesen seien, und reicht hierzu ein:

QE11

… Benutzerhandbuch, Februar 1996.

QE13 Im „HP Museum" vorgehaltener und unter http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=201 abrufbarer Flyer, der den Dateinamen … trägt.

QE14 Ausdruck der Webseite … …

Die Klägerin beantragt, das europäische Patent 0 812 120 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise nach Maßgabe eines der Hilfsanträge 0 bis 3 (Hilfsanträge 1 und 3 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2015; Hilfsantrag 0 als Anlage zum Schriftsatz vom 12. Mai 2015, Hilfsantrag 2 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 19. Mai 2015).

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0 vom 12. Mai 2015 lautet mit gegenüber der erteilten Fassung hervorgehobenen Änderungen:

A method for using services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus (1) and user terminals cellular mobile phones (3) communicating with it, wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and said user terminals cellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about said a list of all available services to the user and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, in which method a certain service is created and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service, characterized in thatwherein

- a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a terminal cellular mobile phone (3), controls a programmable user interface which is included in said terminal cellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal cellular mobile phone - in a manner such that said service can be used via the terminal cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the terminal cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to make selections concerning the service in question, and

- said set of computer program instructions is conveyed to the user and loaded inprogrammed into the terminal cellular mobile phone for producing new menus and options in the phone’s programmable user interface of the embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 18. März 2015 lautet mit gegenüber der erteilten Fassung hervorgehobenen Änderungen:

„1. A method for using services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus (1) and user terminals cellular mobile phones (3) communicating with it, wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommu- nication network and said user terminals cellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about said a list of all available services to the user and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, in which method a certain service is created and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service, characterized in thatwherein - a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a terminal cellular mobile phone (3), controls a programmable user interface which is included in said terminal cellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal cellular mobile phone whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the service offered and the actions required to use them - in a manner such that said service can be used via the terminal cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the terminal cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the touch-sensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse though said indications and to make selections concerning the service in question, and - said set of computer program instructions is conveyed to the user and loaded in programmed into the terminal cellular mobile phone for adding new features in the phone’s programmable user interface.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 19. Mai 2015 lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gekennzeichnet):

A method for using intelligent network services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus mobile switching centre (1) and user cellular mobile phones (3) communicating with it, wherein said switching apparatus mobile switching centre (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and said user cellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about a list of all available services to the user and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, in which method a certain service is created and said switching apparatus mobile switching centre (1) is made to operate according to said service,

wherein

- a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a cellular mobile phone (3), controls a programmable user interface - which is included in said cellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the service offered by said mobile switching centre (1) and the actions required to use them in a manner such that said service can be used via the cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the touch-sensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse trough said indications and to make selections concerning the service in question, and

- said set of computer program instructions is conveyed to the user by means of data transmission via said telecommunication network and programmed into the cellular mobile phone for adding new features in the phone's programmable user interface.

Wegen der Fassungen von Hilfsantrag 3 sowie der weiteren Ansprüche der Hilfsanträge 0 bis 2 im Einzelnen wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 12. Mai 2015 sowie auf die Sitzungsniederschriften vom 18. März und 19. Mai 2015 Bezug genommen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Die Gegenstände des Streitpatents seien in der ursprünglich eingereichten Fassung der Patentanmeldung offenbart. Gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sowie der angeblichen Vorbenutzung sei der Gegenstand des Streitpatents neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Die als D7/D7neu, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition (Second Edition), auszugsweise vorgelegte Druckschrift sei nicht vor dem Prioritätstag des Streitpatents im Buchhandel erhältlich gewesen und gehöre daher nicht zum Stand der Technik. Dies belege das von ihr in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2015 vorgelegte Buch D7a, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition, bei dem es sich um eine gegenüber der als „Second Edition“ bezeichneten D7/D7neu frühere Ausgabe handeln dürfte. Auf dieses Werk D7a und nicht etwa auf die D7/D7neu beziehe sich ihrer Ansicht nach der Katalogeintrag der Library of Congress und des US Copyright Office (von der Klägerin als QE 16 und QE17 vorgelegt).

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 PatG vom 25. November 2014 zugestellt, in dem er vorläufig von einer Vorveröffentlichung des Dokuments D7 ausgegangen war. Im Termin vom 18. März 2015 hat der Senat den Parteien mitgeteilt, dass nach Vorlage des Buches D7a, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition, durch die Beklagte nunmehr erhebliche Zweifel an einer Vorveröffentlichung des Dokuments D7 bestehen, zumal dieses als „Second Edition“ bezeichnet sei, das überreichte Buch jedoch vorveröffentlicht sein könnte, was der Eintrag: „Published 1996-01-19“ in der Datenbank des US Copyright Office möglicherweise nahelege. Zur Klärung der Relevanz der D7a als Stand der Technik und um der Klägerin Gelegenheit zu geben, zu dem im Hilfsantrag 2 (in der Fassung vom 18. März 2015) neu eingeführten Merkmal „mobile switching centre“ Stellung zu nehmen, ist die Sitzung sodann vertagt worden.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die Sitzungsprotokolle vom 18. März und 19. Mai 2015 sowie auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Entscheidungsgründe Die Klage ist zulässig. Sie richtet sich nunmehr gegen die seit März 2015 im Register eingetragene Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Beklagten, die N……, …da die Klägerin dem Beklagtenwechsel in der mündlichen Ver handlung vom 18. März 2015 zugestimmt hat.

Die Klage ist teilweise begründet. Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung wegen fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art 138 Abs. 1a) EPÜ) für nichtig zu erklären, da seine Gegenstände durch den Stand der Technik nahegelegt sind. Es kann auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen nach den Hilfsanträgen 0 und 1 aus diesem Grund keinen Bestand haben. Die Klage war jedoch abzuweisen, soweit die Beklagte das Streitpatent mit Hilfsantrag 2 verteidigt. In dieser Fassung der Patentansprüche hat das Streitpatent Bestand, da keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe dem entgegensteht.

I.

1. Das Streitpatent betrifft die Verwendung von Diensten auf einem Endgerät in einem Telekommunikationsnetz, ein entsprechendes Telekommunikationsnetz und ein Endgerät. Gemäß Streitpatentschrift, Abs. [0014], beruht die Erfindung auf der Idee, das Konzept des intelligenten Netzes auf den Anwender und das Endgerät auszudehnen. Eine eingebettete Software zur Steuerung des Endgeräts enthalte eine Erweiterungsschnittstelle, wodurch der Anwender oder der Diensteanbieter dem Endgerät Leistungsmerkmale hinzufügen könne. Diese Erweiterung wird als programmierbare Anwenderschnittstelle bezeichnet, wobei sowohl die Möglichkeit einer körperlichen Übergabe der Erweiterung auf einem gesonderten Speichermedium als auch die Übermittlung über das Telekommunikationsnetz vorgesehen sind.

Als Aufgabe der Erfindung sieht es die Streitpatentschrift, Abs. [0009], in erster Linie an, ein Verfahren zu schaffen, um die sich ständig ändernden und entwickelnden Dienste eines intelligenten Telekommunikationsnetzes privaten Anwendern zur Verfügung zu stellen und zwar unabhängig von der technischen Ausführung des Endgeräts.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent nach Anspruch 1 ein Verfahren vor, das sich wie folgt in Merkmale gliedert:

a A method for using services b offered by a telecommunication network c comprising at least one switching apparatus (1) d and user terminals (3) communicating with it, c1 wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and d1 said user terminals (3) include output means (7) for displaying information about said services to the user and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, e in which method a certain service is created and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service, characterized in that f a set of instructions is drawn up which, when loaded in a terminal (3), controls a programmable user interface d2 - which is included in said terminal as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal –

f1 in a manner such that said service can be used via the terminal displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions and f2 using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question, and g said set of instructions is conveyed to the user and loaded in the terminal.

Der ein Telekommunikationsnetz betreffende nebengeordnete Anspruch 7 weist die folgenden Merkmale auf:

b A telecommunication system a’ for offering intelligent network services to users c which comprises at least one switching apparatus (1) d and user terminals (3) communicating with it, e1 said switching apparatus (1) comprising a programming interface (4)

for the programming of new services d1 and said terminals (3) comprising output means (7) for displaying information about said services to the users and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, characterized in that d2 said terminals (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminals, and g’ the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to the users sets of instructions concerning new services to be loaded in a terminal (3),

f said sets of instructions being arranged to control a programmable user interface d2 that is included in said terminals as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminals,

f1 wherein controlling said programmable user interface comprises displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions and f2 using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question.

Anspruch 8, der ein Endgerät betrifft, weist die folgenden Merkmale auf: d A terminal (3) b for a telecommunication system d1 which comprises output means (7) for displaying to a user information about services offered by said telecommunication system and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, characterized in that d2 the terminal comprises a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal, g’ means (9, 10, 11, 12) for loading sets of instructions concerning new services,

f said sets of instructions being arranged to control said programmable user interface,

f1’ means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of instructions, and f2’ means (8, 9, 10) for making user selections concerning said new services in a manner determined by said sets of instructions.

2. Als für die Lösung der Aufgabe zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit mehrjähriger Entwicklungserfahrung bei der Bereitstellung von Diensten in Telekommunikationsnetzen an.

3. Zur Erläuterung einzelner Merkmale ist Folgendes anzuführen:

Unter einer Anwenderschnittstelle (user interface) im Sinne des Streitpatents versteht der Fachmann beliebig in Hardware oder in Software oder einer Kombination aus beidem ausgestaltete Ein- und Ausgabemittel (z. B. dial pad, new menus and/or options, Patentschrift, Sp. 1, Z. 56-58, Sp. 3, Z. 45, 46, Anmeldeunterlagen, S. 2, Z. 5-7, 23, S. 4, Z. 8), über die der Anwender das Gerät steuert oder lnformationen erhält.

Eine programmierbare Anwenderschnittstelle kann demzufolge aktualisiert werden (is updated), indem die für die Programmierung erforderliche Information (information required for the programming) auf das Endgerät geladen wird (Patentschrift, Abs. [0010], Anmeldeunterlagen, S. 3, Z. 4-6).

Das Streitpatent enthält keine Bestimmung der Angabe „eingebettete Software“ (embedded software). Klägerin und Beklagte haben diese Angabe in Anlehnung an die durch die Schrift QE5 belegte Definition eines eingebetteten Systems verstanden: Software für ein Computersystem, das nicht durch den Benutzer programmiert werden kann, weil es für eine bestimmte Aufgabe vorprogrammiert und in dem Gerät, das es steuert, eingebettet ist. Die Beklagte versteht insbesondere das Betriebssystem eines Endgeräts als eingebettete Software (Widerspruchsbegründung vom 11. Dezember 2012, S. 6, Nr. 15, S. 18, Nr. 49). Der Senat hat keinen Anlass von diesem Verständnis der Beteiligten abzuweichen.

Auch der Begriff des intelligenten Netzes (intelligent network) ist im Streitpatent nicht definiert. Dieser Kennzeichnung kommt für den Fachmann jedoch keine weitere einschränkende Bedeutung zu, denn zum Zeitrang des Streitpatents hat der Fachmann z. B. bereits GSM-Mobilfunknetze oder ISDN-Festnetze mit Mehrwertdiensten als intelligente Netze verstanden.

II. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

1. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent für nichtig zu erklären.

2. Der Gegenstand des Streitpatents geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht hinaus. Ein Nichtigkeitsgrund nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ liegt daher nicht vor.

Die Gegenstände der erteilten selbständigen Patentansprüche 1, 7 sowie 8 gehen in zulässiger Weise auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen zurück. Die Änderungen im Erteilungsverfahren betreffen die Merkmale f, d2, f1 und f2:

Die Änderung im Merkmal f des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der Fassung vom Anmeldetag, wonach eine Menge von Befehlen geholt wird, die im Endgerät geladen, die programmierbare Anwenderschnittstelle steuert (Änderungen gegenüber der Fassung vom Anmeldetag gekennzeichnet):

f a set of instructions is drawn up which, when loaded in a terminal (3), controls a programmable user interface,

stellt eine zulässige Verallgemeinerung des Passus in den Anmeldeunterlagen dar (S. 4, Z. 6-10), wonach ein Erweiterungsprogramm oder –code [...], das bzw. der in das Telefon geladen wird, neue Menüs und/oder Auswahlmöglichkeiten erzeugt und die entsprechenden Befehlsübertragungen zwischen dem Telefon und der Vermittlungsstelle des Netzes managt. Nach der höchstrichterlicher Rechtsprechung steht es der Patentinhaberin frei, nicht sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch zu übernehmen (BGHZ 110, 123 - Spleißkammer; BGH Mitt. 2012, 344 - Antriebseinheit für Trommelwaschmaschine; BGH GRUR 2015, 249 - Schleifprodukt).

Auch die Änderung im Merkmal d2 des Anspruchs 1, wonach die programmierbare Anwenderschnittstelle im Endgerät als Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Software enthalten ist, die die Operation des Endgeräts steuert (Änderungen gegenüber der Fassung vom Anmeldetag gekennzeichnet):

d2 - which is included in said terminal as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal –

geht in zulässiger Weise auf die Anmeldeunterlagen zurück, die auf S. 3, Z. 35 bis S. 4 Z. 2 den Begriff der Erweiterungsschnittstelle einführen, die den Betrieb des Endgeräts steuert und mit deren Hilfe der Anwender oder der Diensteanbieter Leistungsmerkmale (features) hinzufügen kann, die ihm sowohl die angebotenen Dienste und erforderlichen Vorgehensweisen zeigen als auch vorsehen, dass die entsprechenden Befehle an eine Vermittlungsstelle des Netzes gesendet werden. Um dem Anwender Dienste und Vorgehensweisen zu zeigen, wird der Fachmann auf die Anwenderschnittstelle zugreifen und somit die Erweiterungsschnittstelle als programmierbare Anwenderschnittstelle ausbilden (vgl. auch Anmeldeunterlagen S. 4 Z. 2-6): „The extension can be called a programmable user interface.“). lm Gesamtzusammenhang versteht der Fachmann hier „extension“ als verkürzte Schreibweise von „extension interface“.

Die Änderungen im Merkmal f1 des Anspruchs 1, wonach das Verfahren so ausgestaltet ist, auf Ausgabemitteln des Endgeräts Information über die Dienste in einer Weise anzuzeigen, die von dem Satz von Befehlen bestimmt wird (Änderungen gegenüber der Fassung vom Anmeldetag gekennzeichnet):

f1 in a manner such that said service can be used via the terminal, displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions,

geht in zulässiger Weise auf den ursprünglichen Anspruch 8 zurück, in dem ein Endgerät entsprechend ausgebildet ist. Durch die Offenbarung des Merkmals f1 im Kontext eines Endgeräts ist das Merkmal implizit auch im Rahmen eines Verfahrens offenbart, an dem das Endgerät teilnimmt. Der Fachmann betrachtet den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Ansprüche 1 und 8 nicht als zwei unterschiedliche – unvereinbare - Ausführungsbeispiele, sondern in einer Gesamtbetrachtung als Teile eines gemeinsamen Systems bzw. entsprechenden Verfahrens.

Entsprechendes gilt für die Änderung im Merkmal f2 des erteilten Anspruchs 1: f2 using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question.

Zur Zulässigkeit der erteilten nebengeordneten Ansprüche 7 und 8 gelten vergleichbare Überlegungen.

3. Die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1, 7 und 8 sind neu, sie beruhen jedoch weder gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D4, Stefan Gessler, „Informationsdienste in mobiler Umgebung“, noch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D7a, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition, auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

3.1 Die Schrift D4, Stefan Gessler, „Informationsdienste in mobiler Umgebung“, offenbart den Zugriff mobiler Kleinstrechner (PDAs) auf das World Wide Web (WWW, S. 127, erster Abs.). Mittels eines weitestgehend eigenständigen Clients (S. 131, letzter Abs. und Abb. 1, BZ WWW-Client) können bestimmte Dienste und Informationen aufgerufen und auf dem PDA angezeigt werden (S. 127, vorletzter Abs.). Dabei dient ein sog. Partnerrechner als Gateway zum Internet, d. h. der PDA greift mittels einer Modemverbindung drahtlos oder mittels einer seriellen Leitung über den Partnerrechner auf das WWW zu (S. 132, zweiter Abs., Abb. 1).

Aus der Schrift D4 ist, in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, Folgendes bekannt:

a A method for using services (z. B. Informationsdienste, Bestellung einer Pizza beim Italiener, S. 126, Titel, S. 127, vorletzter Abs.)

b offered by a telecommunication network (Internet, S. 127, dritter Abs., GSM, S. 129, zweiter Abs.)

c comprising at least one switching apparatus (z. B. stationärer Partnerrechner, Partnerstation, S. 132, erster bis dritter Abs., S. 131, Abb. 1) Die D4 offenbart in Übereinstimmung mit dem Grundwissen des Fachmanns, dass Informationsdienste im Internet von Servern bereitgestellt und von Clients genutzt werden (S. 128, vorletzter Abs., Abb. 1).

Zum Grundwissen des Fachmanns gehört es, dass die Datenübertragung im Internet über Vermittlungsvorrichtungen (Switches) oder Vorrichtungen zur Paketweiterleitung (Router) erfolgt. Clients greifen auf das Internet üblicherweise über ein Zugangsnetz zu, z. B. ein Telefonfestnetz oder ein GSM-Netz oder ein lokales Datennetz (LAN) oder ein TV-Kabelnetz usw. Auch diese Zugangsnetze weisen regelmäßig Router und/oder Switches und/oder andere Vermittlungsstellen auf (z. B. Mobilvermittlungsstellen, MSC). Nach Überzeugung des Senats subsummiert der Fachmann alle genannten Einrichtungen des Internets und der Zugangsnetze, d. h. Server, Router, Switches, unter den im Anspruch 1 verwendeten Begriff des „switching apparatus“.

Über dieses Grundwissen des Fachmanns lehrt die D4 eine sog. Partnerstation, die als Gateway zwischen Client und Server angeordnet ist (S. 132, zweiter Abs., Abb. 1). In der D4 wird darauf hingewiesen, dass sich die Partnerstation von ihrem Status als Teil eines Clients hin zu dem eines Dienstvermittlers (Vermittlerstation) entwickelt (S. 135, vorletzter und letzter Abs.). Aus diesem Grund stellt auch die Partnerstation aus der D4 eine Vermittlungseinrichtung im Sinne des Streitpatents dar.

d and user terminals (PDAs, S. 127, erster Abs.) communicating with it, c1 wherein said switching apparatus is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and Vgl. von der Partnerstation vorverarbeitete Bilder, S. 134, erster Abs. oder die Bezeichnung als Dienstvermittler bzw. Vermittlerstation (S. 135, vorletzter und letzter Abs.).

d1 said user terminals (PDAs) include output means (Display) for displaying information about said services to the user Die als Beispiel dargestellte Webseite (NSCA Homepage) auf dem Bildschirm des PDA in Abb. 2 der D4 zeigt dem Anwender u. a. Informationen zu einer Liste von drei Hypertextlinks zu über das Internet aufrufbaren weiteren Webseiten an: - National Center for Supercomputing Applications, - University of Illinois, - Urbana-Champaign.

Abb. 2 aus der D4 mit Erläuterungen des Senats Durch einfaches Anklicken kann der Benutzer einem Link folgen (S. 130, erster Abs.), d. h. einen bestimmten Informationsdienst auswählen. Auch Grafiken können einen Anker für Hypertextlinks darstellen (S. 134, erster Satz) and input means for making selections concerning said services (stiftbasierte Bedienung, S. 133, erster und zweiter Abs.), e in which method a certain service is created and said switching apparatus is made to operate according to said service, Die Dienste, d. h. die Inhalte der Webseiten, werden mittels des HTTP-Protokolls über die Partnerstation auf den PDA geladen (S. 130, erster Abs., S. 132, dritter Abs.). Somit wird die Partnerstation veranlasst, gemäß dem Dienst zu arbeiten. whereat f - a set of instructions (HTML) is drawn up which, when loaded in a terminal (PDA), controls a programmable user interface (UI/UIManagement, Abb. 1)

Die multimedialen HTML-Dokumente (S. 130, erster Abs.) werden über die Partnerstation (S. 132, zweiter, dritter Abs., Abb. 1) in den PDA geladen (S. 134, erster Abs.), es wird also eine Menge von Befehlen geholt und auf dem PDA geladen.

Die HTML-Seiten steuern auch eine programmierbare Anwenderschnittstelle (Abb. 1, UI/UI-Management), denn die HTMLBeschreibungssprache gibt z. B. an, welche Bilder und welche durch den Anwender auswählbaren Dienste (Hypertextlinks) an welcher Stelle des Bildschirms angezeigt werden (Abb. 2).

d2Teilweise - which is included in said terminal (PDA) as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal Dem Fachmann war nach Überzeugung des Senats bekannt, dass ein PDA über ein Betriebssystem und/oder Firmware und damit über eine eingebettete Software verfügen muss, die die Funktionen des Geräts steuert. Als Teil der Steuerungsarchitektur enthält das PDA aus der D4 auch die bereits erwähnte Benutzerschnittstelle UI/UI-Management (UI=User Interface, Abb. 1), deren Funktion durch multimediale Webseiten erweitert werden kann. Die D4 verschweigt sich jedoch, ob der Browser als Teil des Betriebssystems, d. h. als Bestandteil einer eingebetteten Software, oder als separates Anwendungsprogramm zu implementieren ist.

f1 - in a manner such that said service can be used via the terminal (PDA) displaying on the output means of the terminal information about the service in question (Abb. 2) in a manner determined by said set of instructions (Die html-codierten Textdaten werden auf PDA-Seite interpretiert und dargestellt, S. 132, drittletzter Abs.) and f2 using the input means (stiftbasierte Bedienung, S. 133, erster und zweiter Abs.) in a manner determined by said set of instructions (Die html-codierten Textdaten werden auf PDA-Seite interpretiert und dargestellt, S. 132, drittletzter Abs.) to make selections concerning the service in question (Durch einfaches Anklicken kann der Benutzer den Links folgen, S. 130 erster Abs.), and g - said set of instructions (HTML) is conveyed to the user and loaded in the terminal (PDA).

Die multimedialen Dokumente zur Anzeige der Internetseiten (S. 130, erster Abs.) werden über die Partnerstation (S. 132, zweiter, dritter Abs., Abb. 1) in den PDA geladen (S. 134, erster Abs.).

Die Schrift D4 offenbart somit nicht, dass der Browser als Teil des Betriebssystems und damit als eingebettete Software implementiert wird (Restmerkmal d2). Die D4 überlässt es vielmehr dem Fachmann, auf welcher Ebene der Softwarearchitektur des PDA der Browser ausgeführt wird.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D4 neu.

Er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn die Alternativen, ein bestimmtes Programm als Teil des Betriebssystems und damit als vom Anwender nicht änderbare eingebettete Software oder als separates Anwendungsprogramm bereitzustellen sind dem Fachmann geläufig. Eine Entscheidung für eine der beiden Alternativen, ist regelmäßig keine Entscheidung des Fachmanns aufgrund technischer Sachverhalte, sondern eine von betriebswirtschaftlichen und anderen nicht-technischen Aspekten dominierte Entscheidung des Herstellers des Endgeräts bzw. des Betriebssystems.

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2015 vorgetragen, dass unter der Anwenderschnittstelle nicht der Inhalt einer Webseite, sondern die Menüs oder Icons des Anwendungsprogramms zu verstehen seien. Eine diesbezügliche Beschränkung sieht der Senat schon nicht im Wortlaut des Anspruchs (programmable user interface); sie wäre im Übrigen gegenüber den Möglichkeiten der Seitenbeschreibungssprache HTML zumindest nicht erfinderisch, denn auch diese stellt vergleichbare Benutzereingabemittel zur Verfügung.

3.2 Der Literaturauszug D7a, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition, ist vorveröffentlicht.

Das gebundene Buch, das die Vorlage für den Literaturauszug D7a bildet, hat die Beklagte dem Senat in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2015 vorgelegt. Das Buch hat 992 Seiten und weist den Copyright-Vermerk „Copyright © 1995 by Que © Corporation“, den Hinweis auf einen Katalogeintrag der „Library of Congress Catalog No.: 95-71751“, die ISBN-Nummer „0-7897-0612-1“ und einen Printing Code „97 96 6 5 4 3 2 1“ auf, der gemäß der nachfolgenden Erläuterung in der D7a so zu interpretieren ist, dass die Drucklegung des Buches mit dem ersten Druck im Jahr 1996 erfolgte. Zur D7a liegt mit der Ablichtung QE16 ein Ausdruck des entsprechenden Online-Katalogeintrags der Library of Congress und mit der Ablichtung QE17 ein Auszug aus der Datenbank des US Copyright Office vor, in der als Veröffentlichungstag der D7a angegeben ist „Date of Publication: 1996-01-19“. Die Beklagte hat die Vorveröffentlichung der D7a auch nicht in Frage gestellt.

Hingegen sieht der Senat die Vorveröffentlichung des Literaturauszugs D7/D7neu, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition (Second Edition), nicht als nachgewiesen an.

Die D7/D7neu ist als zweite Ausgabe „(Second Edition)“ der „Special Edition“ ausgewiesen und hat nach der Seitenzahl auf der letzten eingereichten Seite der D7/D7neu 1001 oder mehr Seiten. Die Klägerin hat sinngemäß angegeben, eine Mitarbeiterin der Prozessbevollmächtigten habe das Buch im Lesesaal der British Library einsehen und sich davon überzeugen können, dass die Kopie D7neu einem zusammenhängenden Gesamtwerk entnommen wurde. Auch die „Second Edition“ weise einen Copyright-Vermerk von 1995 und darüber hinaus einen „Printing Code“ auf, der das Jahr 1995 als Jahr des ersten Drucks angebe. Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin hätten zuletzt versucht, durch eine Anfrage beim Verlag das genaue Veröffentlichungsdatum der „Second Edition“ zu ermitteln, nach Auskunft des Verlags arbeitete der damals für das Buch zuständige Lektor nicht mehr für den Verlag. Weitere Informationen lägen auch dort nicht vor.

Der in einem Buch enthaltene Copyright-Vermerk begründet zwar grundsätzlich eine Vermutung für deren Vorveröffentlichung bereits im angegeben Jahr, weil das Copyright-Datum von gebundenen, mit einer ISBN-Nummer versehenen Büchern nach allgemeiner Lebenserfahrung dem Zeitpunkt der Veröffentlichung entspricht. Der Senat hat im Fall der D7/D7neu, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition (Second Edition), jedoch Zweifel an der Vorveröffentlichung. Denn es existiert ein weiteres Werk mit demselben Titel und derselben ISBN-Nummer aber ohne die Angabe „(Second Edition)“, das erst im Januar 1996 veröffentlicht wurde und welches einen geringeren Umfang aufweist. Die Katalogeinträge QE16 und QE17 beziehen sich auf Grund des Fehlens der Angabe „Second Edition“ und dem angegebenen Umfang des Werks mit 992 Seiten gerade nicht auf die „Second Edition“ der D7/D7neu, sondern auf die D7a. Es mag sein, dass das Buch Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition (Second Edition) im Jahr 2015 in der British Library eingesehen werden konnte. Einen Nachweis, dass die D7/D7neu vor dem Prioritätstag des Streitpatents in die Britisch Library aufgenommen wurde, oder einen vergleichbaren Nachweis, dass die „Second Edition“ vorveröffentlicht ist, hat die Klägerin jedoch nicht beigebracht.

Der Senat hat seiner Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitpatents insoweit nur den Literaturauszug D7a zu Grunde gelegt.

3.3 Der Literaturauszug D7a, Mark R. Brown, "Using Netscape 2", Special Edition, beschreibt sogenannte Plug-ins für den Browser Netscape. Diese Plug-ins stellen Funktionserweiterungen (feature add-ons) dar, die in Form vom SoftwareModulen (dynamic code modules) als Teil der Programmierschnittstelle (API) die Fähigkeiten des Netscape-Browsers erweitern (D7a, S. 933, letzter Abs.). Mit einem geeigneten Plug-in können z. B. Dateien bestimmter Formate (MPEG, Quicktime, Acrobat, MIDI usw.) angezeigt bzw. ausgegeben werden (S. 935, zweiter Abs.). Ein Plug-in kann auch mehrere, gleichzeitige Datenströme von einem Server anfordern (S. 938, erster Abs., S. 937, drittletzter Abs.).

Aus der Schrift D7a ist, in Worten des erteilten Anspruchs 1 ausgedrückt, Folgendes bekannt:

a A method for using services (Internet based applications, S. 936, Abschnitt “What Plug-ins Mean for Programmers”)

b offered by a telecommunication network (Internet) c comprising at least one switching apparatus (server, S. 948, Kasten) d and user terminals communicating with it (to any computer in the world, S. 933, erster Abs.),

c1 wherein said switching apparatus (server) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network (ohne weiteres auf Grund der Bezeichnung als “server” mitzulesen) and d1 said user terminals include output means (Netscape window to display its own content, S. 935, drittletzter Abs. bis S. 936, dritter Abs.) for displaying information about said services to the user (z. B. die Liste der Dienste “New media magazine”, Sony music entertainment” usw. in Fig. 36.1 auf S. 935) and input means for making selections concerning said services (“you'd be able to scroll, print, and interact with”, S. 935, drittletzter Abs. bis S. 936, dritter Abs. und “plug-ins may also read and take note of mouse location, mouse movement, keyboard input”, S. 935, erster Abs),

Auf Grund der Breite des Begriffes des Dienstes (services) im Anspruch 1 und der Tatsache, dass auch im Streitpatent vergleichbare Informationsdienste als Beispiel für Dienste angegeben sind, z. B. Informationen über Wechselkurse (Patentschrift, Sp. 7, Z. 53, 54) fallen auch die aus der Schrift D7a, Abb. 36.1 ersichtlichen Informations- und Unterhaltungsangebote, wie „New media magazine“, „Sony Music Entertainment“, „Turner online“, oder auch das Streamen von Medien (data is streamed to the plug-in, S. 937, drittletzter Abs. und S. 938, erster Abs., simultaneous data streams may be requested by the plug-in) oder allgemein das Anzeigen und Ausgeben von bestimmten nicht von Netscape nativ unterstützten Dateiformaten durch Plug-ins (S. 933, zweiter Abs.) unter den Begriff des Dienstes.

e in which method a certain service is created and said switching apparatus is made to operate according to said service (to create your own Internet-based application, S. 935, “What Plug-ins Mean for Programmers”),

whereat f - a set of instructions (plug-ins are dynamic code modules, S. 933,

letzter Abs.) is drawn up which (download from the Internet, S. 934, Abschnitt Tip), when loaded in a terminal (To embed a plug-in in a HTML document, S. 938, erster und zweiter Abs.), controls a programmable user interface (plug-in windows can support a much wider range of interactivity and movement, S. 934, letzter Abs.)

Die Plug-ins steuern die Anwenderschnittstelle des Endgeräts, denn

– sog. embedded Plug-ins erscheinen als sichtbare, rechteckige Fenster (S. 934, letzter Abs.)

– und können neben der Reaktion auf Mausklicks auch Mausposition, Mausbewegungen, Tastatureingaben und Eingabe von praktisch jedem anderen Eingabegerät aufnehmen (a plug in can support the full range of user events, S. 935, erster Abs.).

Mit einem Acrobat Plug-in stehen Eingabemittel z. B. zum Blättern oder Drucken zur Verfügung (you'd be able to scroll, print, and interact with, S. 935, vorletzter Abs.)

Mit einem WebFX Plug-in zeigt Netscape beim Öffnen von WRL- oder FLR-Dateien Schaltflächen zum „Entlanggehen“ oder „Entlangfliegen“ um ein 3D-Modell an (S. 945,, Abschnitt, „Running WebFX“ und Fig. 36.4 auf S. 944: „WebFX lets you view, zoom, and maneuver around 3D VRML objects like this in the Netscape window.“).

d2Teilweise - which is included in said terminal as an extension interface of embedded software (as part of Netscape's Application Programming Interface (API)) controlling the operation of the terminal (S. 933, letzter Abs.)

f1 - in a manner such that said service can be used via the terminal displaying on the output means of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions (siehe die vorstehend zum Merkmal d1 genannten Fundstellen in der D7a) and f2 using the input means in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question (you'd be able to scroll, print, and interact with, S. 935, drittletzter Abs. bis S. 936, dritter Abs. und Fig. 36.4 auf S. 944: „WebFX lets you view, zoom, and maneuver around 3D VRML objects like this in the Netscape window.“), and g - said set of instructions is conveyed to the user (download… from Macromedia’s Web site) and loaded in the terminal (installs the plugin into Netscape, S. 941, Abschnitt “Installing Shockwave”).

Die Software „Netscape 2“ stellt jedoch keine eingebettete Software (Restmerkmal d2) sondern ein Anwendungsprogramm dar, das der Anwender auf dem Computer installiert.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher gegenüber der D7a neu.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D7a jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn vor dem Prioritätstag des Streitpatents war es bereits das Bestreben der Fachwelt, einen WWW-Browser auf einem PDA, d. h. auf einem mobilen Gerät mit eingebetteter Software, zu implementieren, vgl. D4, S. 126, erster Abs. i. V. m. S. 128, zweiter Absatz, D5, D6, jeweils den Titel. Auch wenn in den Schriften D4, D5 und D6 der Browser Netscape 2 nicht konkret angesprochen ist, musste der Fachmann bei der Portierung eines Browsers entscheiden, welche der den Anwendern aus dem PC-Bereich bereits bekannten Funktionen auf mobilen Geräten zur Verfügung gestellt werden sollen und damit auch entscheiden, ob die Programmierschnittstelle des Browsers Netscape 2 (Netscape API) auf mobilen Geräten implementiert werden soll oder nicht.

3.4 Der erteilte nebengeordnete Anspruch 7, der auf ein Telekommunikationssystem gerichtet ist, umfasst gegenüber dem Anspruch 1 zusätzlich das Merkmal e1, wonach die Vermittlungsvorrichtung (1) eine Programmierungsschnittstelle (4) für die Programmierung neuer Dienste enthält.

Eine derartige Schnittstelle wird der Fachmann sowohl bei dem WWW-Server aus der D4 als auch bei dem aus der D7a vorsehen, um neue multimediale Dokumente für neue Dienste bereitzustellen.

Im Übrigen umfasst Anspruch 7 und der erteilte nebengeordnete Anspruch 8, der auf ein Endgerät gerichtet ist, Merkmale, die mit denen des Anspruchs 1 vergleichbar sind und zu denen Überlegungen, wie vorstehend dargelegt, sinngemäß gelten.

Die Gegenstände der erteilten Ansprüche 7 und 8 beruhen daher gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D4 oder nach der Schrift D7a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

III. Zur Fassung der Patentansprüche nach Hilfsantrag 0

1. In der Fassung der Patentansprüche nach Hilfsantrag 0 kann das Streitpatent keinen Bestand haben.

2. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0 vom 12. Mai 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung gekennzeichnet):

a A method for using services b offered by a telecommunication network c comprising at least one switching apparatus (1) d0 and user terminalscellular mobile phones (3) communicating with it, c1 wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and d10 said user terminalscellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about saida list of all available services to the user and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, e in which method a certain service is created and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service, characterized in thatwherein f0 - a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a terminalcellular mobile phone (3), controls a programmable user interface d20 - which is included in said terminalcellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminalcellular mobile phone f10 - in a manner such that said service can be used via the terminalcellular mobile phone displaying on the output means (7) of the terminalcellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and f20 using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to make selections concerning the service in question, and g0 - said set of computer program instructions is conveyed to the user and loaded inprogrammed into the terminalcellular mobile phone opt0 for producing new menus and options in the phone’s programmable user interface of the embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone.

Der Patentanspruch 7 nach Hilfsantrag 0 vom 12. Mai 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung gekennzeichnet):

b A telecommunication system a’ for offering intelligent network services to users c which comprises at least one switching apparatus (1) d0 and user terminalscellular mobile phones (3) communicating with it, e1 said switching apparatus (1) comprising a programming interface (4)

for the programming of new services d10 and said terminalscellular mobile phones (3) comprising output means (7) for displaying information about saida list of all available services to the users and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, characterized in thatwherein d20 - said terminalscellular mobile phones (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminalscellular mobile phones, and g’0 - the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to the users sets of computer program instructions concerning new services to be loaded inprogrammed into a terminalcellular mobile phone (3) opt0 for producing new menus and options in the phone’s programmable user interface of the embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone, f0 said sets of computer program instructions being arranged to control athe programmable user interface d20 that is included in said terminalscellular mobile phones as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminalscellular mobile phones,

f10 wherein controlling said programmable user interface comprises displaying on the output means (7) of the terminalcellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and f20 using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to make selections concerning the service in question.

Der Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 0 vom 12. Mai 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung gekennzeichnet):

d0 A terminalcellular mobile phone (3) b for a telecommunication system d10 which comprises output means (7) for displaying to a user information about a list of all available services offered by said telecommunication system and input means (8, 8a) for making selections concerning said services,

characterized in thatwherein d20 the terminalcellular mobile phone comprises a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminalcellular mobile phone,

g’0 means (9, 10, 11, 12) for loading sets of computer program instructions concerning new services, and programming it into the cellular mobile phone opt0 for producing new menus and options in the phone’s programmable user interface of the embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone,

f0 said sets of computer program instructions being arranged to control said programmable user interface,

f1’0 means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of computer program instructions, and f2’0 means (8, 9, 10) for making user selections concerning said new services in a manner determined by said sets of computer program instructions.

3. Der Hilfsantrag 0 ist zulässig.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 0 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass die Endgeräte zellulare Mobiltelefone sind (Merkmal d0), die Ausgabemittel dem Anwender Informationen über eine Liste aller verfügbaren Dienste anzeigen (Merkmal d10), als Satz von Befehlen ein Satz von Computerprogrammbefehlen geholt wird (Merkmal f0) und dieser in das zellulare Mobiltelefon einprogrammiert wird (Merkmal g0) zum Erzeugen von neuen Menüs und Optionen in der programmierbaren Telefon-Benutzerschnittstelle der eingebetteten Software, die den Betrieb des zellularen Mobiltelefons steuert (Merkmal opt0).

Die Änderung gemäß Merkmal d0) ist ursprungsoffenbart in der Beschreibung vom Anmeldetag, S. 5, Z. 9, 37, sowie im ursprünglichen Anspruch 11.

Entgegen der Auffassung der Klägerin geht auch die Änderung gemäß Merkmal d10 in zulässiger Weise auf die ursprüngliche Offenbarung zurück. Dass Informationen über Dienste (information about services) angezeigt werden, ist in den Ansprüchen 1 und 8 vom Anmeldetag offenbart. Die Beschreibung vom Anmeldetag, S. 7, Z. 5-6, offenbart darüber hinaus, dass eine Liste aller verfügbaren Intelligenten Netzdienste angezeigt werden (a list of all available intelligent network ser- vices) wenn der Anwender eine bestimmte Taste drückt. Die Angabe im Merkmal d10, dass nunmehr Informationen über eine Liste der verfügbaren Dienste angezeigt werden (information about a list of all available services), sieht der Senat als zulässig an, denn eine Liste der verfügbaren Dienste stellt auch eine Information über eine Liste dar, etwa über die Zahl der Listeneinträge. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass die Angaben „intelligent network services“ oder „the user presses a certain key“ oder weiterer Angaben aus den Ausführungsformen nicht in den Anspruchswortlaut aufgenommen wurden, denn der Patentinhaber hat es grundsätzlich in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale einer Ausführungsform beschränkt.

Die Änderungen in den Merkmalen f0 und g0 sind ursprungsoffenbart in der Beschreibung vom Anmeldetag, S. 4, Z. 24-27.

Das neue Merkmal opt0 fügt dem erteilten Anspruch 1 inhaltlich lediglich die Anweisung hinzu, dass die Computerprogrammbefehle zum Erzeugen von neuen Menüs und Optionen in der programmierbaren Telefon-Benutzerschnittstelle dienen (vgl. Beschreibung vom Anmeldetag, S. 4, Z. 6-10, S. 9, Z. 18-20). Die Anweisung im zweiten Teil des Merkmals opt0, dass es sich um die programmierbare Telefon-Anwenderschnittstelle der eingebetteten Software handelt, die den Betrieb des zellularen Mobiltelefons steuert, ist lediglich eine nicht wortgleiche Wiederholung der Anweisung aus dem Merkmal d20.

Eine fehlende Ursprungsoffenbarung oder mangelnde Klarheit oder fehlende Ausführbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0 oder eine Erweiterung des Schutzbereichs kann der Senat nicht feststellen.

In Bezug auf die Zulässigkeit der nebengeordneten Ansprüche 7 und 8 nach Hilfsantrag 0 gelten vergleichbare Überlegungen.

4. Die Gegenstände der Ansprüche 1, 7 und 8 gemäß Hilfsantrag 0 sind neu, sie beruhen jedoch weder gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D4, Stefan Gessler, „Informationsdienste in mobiler Umgebung“, noch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D7a, Mark R. Brown, „Using Netscape 2“, Special Edition, auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

4.1 Durch die Schrift D4 ist lediglich nicht vorweggenommen, Telefone als Endgeräte einzusetzen und dem Anwender Informationen über eine Liste aller verfügbaren Dienste anzuzeigen, sowie eine Erweiterungsschnittstelle einer eingebetteten Software.

Die übrigen im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 0 gegenüber der erteilten Fassung geänderten oder neu aufgenommenen Anweisungen sieht der Senat durch die Schrift D4 als vorweggenommen an.

So erkennt der Fachmann in den multimedialen Dokumenten aus der D4, die in der Hypertextbeschreibungssprache HTML codiert sind (S. 130, erster Abs.), einen Satz von Computerprogrammbefehlen, denn die Dokumente werden in einem sog. HTML-Interpreter im PDA interpretiert und auf dem Bildschirm (Abb. 2) dargestellt. Auch Formulare werden interpretiert und dem Benutzer zur Verfügung gestellt (S. 132, drittletzter Abs.). Ein Interpreter ist ein Computerprogramm, das einen Programm-Quellcode im Gegensatz zu Assemblern oder Compilern nicht in eine auf dem System direkt ausführbare Datei übersetzt, sondern den Quellcode einliest, analysiert und ausführt. Schon auf Grund der Tatsache, dass ein HTMLInterpreter ein Computerprogramm darstellt, ist das multimediale HTML-Dokument aus der D4 ein Satz von Computerprogrammanweisungen im Sinne des Streitpatents.

Die D4 offenbart weiterhin auch, dass neue Optionen auf dem Bildschirm des Endgeräts erzeugt werden, denn die Hypertextlinks (vgl. D4, Abb. 2) stellen Optionen dar, die der Anwender durch Mausklick auswählen kann oder nicht. Entgegen der Auffassung der Beklagten kommt es nicht darauf an, ob die Menüs oder Optionen in der Menüzeile oder einer sog. Toolbar oder wie im Falle der Hypertextlinks im Anwendungsfenster des Browsers angezeigt werden, denn auch der von der Beklagten als Anwendungsfenster bezeichnete Bereich in der Abb. 2 der D4 außerhalb von Menüzeile und Toolbar gehört zu der Benutzerschnittstelle des Browsers, die durch Laden eines multimedialen Dokuments mit Computerprogrammanweisungen (HTML) geändert oder programmiert werden kann. Unter einem Programmieren von Computerprogrammanweisungen in ein Gerät versteht der Fachmann nämlich nichts anderes als das Eingeben der Programmanweisungen in das Gerät. Für die von der Beklagten vertretene einschränkende Auslegung im Sinne einer dauerhaften Umprogrammierung der Anwenderschnittstelle sieht der Senat wegen der Ausführungsbeispiele in Abs. [0029] der Streitpatentschrift keine Grundlage.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0 beruht jedoch gegenüber dem Stand der Technik nach der D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn die D4 nennt als typischen Netzzugang für mobile Anwendungen auf PDAs die GSM-basierten drahtlosen (Telefon-)Netze mit niedriger Datenübertragungskapazität (S. 129, zweiter und letzter Abs.). In der D4, S. 128, zweiter Abs., ist weiterhin ausgeführt, dass sich die Klassen der PDAs und der sog. PICs (Personal Intelligent Communicator), bei denen der Schwerpunkt ihrer Funktionalität auf Kommunikation gelegt ist, mittelfristig nicht mehr unterscheiden werden. Wenn sich ein PDA mit GSM-Netzzugang nicht mehr von einem PIC unterscheiden soll, liegt es nahe, diesen als Telefon auszuführen. Auch die Anweisung, Informationen über alle bzw. möglichst viele Dienste in einem Telekommunikationssystem anzuzeigen, hält der Senat in Verbindung mit dem WWW für einen nahe liegenden Benutzerwunsch, auf Grund dessen Internet-Verzeichnisse wie Yahoo o. ä. entstanden sind.

4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 0 beruht auch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D7a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Schrift D7a offenbart zwar weder zellulare Mobiltelefone als Endgeräte noch, dass dem Anwender Informationen über eine Liste aller verfügbaren Dienste angezeigt werden oder die Ausgestaltung des Browsers Netscape 2 als eingebettete Software. Zum Bestreben der Fachwelt, einen Browser auf einem PDA oder einem PIC und damit auf ein Mobiltelefon zu portieren, und zur Veranlassung, die übrigen weiteren Merkmalsteile vorzusehen, wird auf die vorstehenden Überlegungen verwiesen.

4.3. Im Hinblick auf die nebengeordneten Ansprüche 7 und 8 nach Hilfsantrag 0 gelten die vorstehend genannten Gründe gleichermaßen.

Die Gegenstände der Ansprüche 7 und 8 nach Hilfsantrag 0 beruhen gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D4 oder dem nach der Schrift D7a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

IV. Zur Fassung nach Hilfsantrag 1

1. In der Fassung nach Hilfsantrag 1 kann das Streitpatent keinen Bestand haben.

2. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 18. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber Fassung nach Hilfsantrag 0 gekennzeichnet):

a A method for using services b offered by a telecommunication network c comprising at least one switching apparatus (1) d0 and user cellular mobile phones (3) communicating with it, c1 wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and d11 said user cellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about a list of all available services to the user and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, e in which method a certain service is created and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service, wherein f0 - a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a cellular mobile phone (3), controls a programmable user interface d20 - which is included in said cellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone add1 whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the service offered and the actions required to use them f10 - in a manner such that said service can be used via the cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and f21 using the touch-sensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse trough said indications and to make selections concerning the service in question, and g0 - said set of computer program instructions is conveyed to the user and programmed into the cellular mobile phone opt0 for producing new menus and options in the phone’s programmable user interface of the embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone add’1for adding new features in the phone's programmable user interface.

Der Patentanspruch 7 nach Hilfsantrag 1 vom 18. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber Fassung nach Hilfsantrag 0 gekennzeichnet):

b A telecommunication system a’ for offering intelligent network services to users c which comprises at least one switching apparatus (1) d0 and user cellular mobile phones (3) communicating with it, e1 said switching apparatus (1) comprising a programming interface (4)

for the programming of new services d11 and said cellular mobile phones (3) comprising output means (7) for displaying information about a list of all available services to the users and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, wherein d20 - said cellular mobile phones (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phones, and g’0 - the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to the users sets of computer program instructions concerning new services to be programmed into a cellular mobile phone (3)

opt0 for producing new menus and options in the phone’s programmable user interface of the embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone add’1for adding new features in the phone's programmable user interface, f0 said sets of computer program instructions being arranged to control a programmable user interface d20 that is included in said cellular mobile phones as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phones add1 whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the services offered and the actions required to use them, f10 wherein controlling said programmable user interface comprises displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and f21 using the touch-sensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse through said indications and to make selections concerning the service in question.

Der Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 1 vom 18. März 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber Fassung nach Hilfsantrag 0 gekennzeichnet):

d0 A cellular mobile phone (3) b for a telecommunication system d11 which comprises output means (7) for displaying to a user information about a list of all available services offered by said telecommunication system and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services,

wherein d20 the cellular mobile phone comprises a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone add1 whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the services offered and the actions required to use them, g’0 means (9, 10, 11, 12) for loading sets of computer program instructions concerning new services, and programming it into the cellular mobile phone opt0 for producing new menus and options in the phone’s programmable user interface of the embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone add’1for adding new features in the phone's programmable user interface f0 said sets of computer program instructions being arranged to control said programmable user interface, f1’0 means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of computer program instructions, and f2’1 said touch-sensitive means (8, 8a) being arranged to browse through said indications and to make user selections concerning said new services in a manner determined by said sets of computer program instructions.

3. Der Hilfsantrag 1 ist zulässig.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 0 insbesondere dadurch, dass der Benutzer oder der Dienstanbieter Funktionen zum Betrieb des zellularen Mobiltelefon hinzufügen kann, die sowohl dem Benut- zer die angebotenen Dienste anzeigen als auch die Aktionen, die erforderlich sind, die Dienste zu nutzen (Merkmal (add1 bzw. add‘1), dass die Eingabemittel verwendet werden, um durch diese Anzeige zu blättern (Merkmal f21) und die Eingabemittel berührungsempfindlich sind (Merkmal d11).

Entgegen der Auffassung der Klägerin geht das Merkmal add1 bzw. add‘1 in zulässiger Weise auf die ursprüngliche Offenbarung zurück (vgl. Beschreibung vom Anmeldetag, S. 3, Z. 36 bis S. 4, Z. 1). Es trifft zwar zu, dass von dem dortigen Ausführungsbeispiel der Satzteil weggelassen wurde, wonach die hinzugefügten Funktionen die der Benutzerauswahl entsprechenden Befehle an die Vermittlungsstelle des Netzwerkes senden. Das Weglassen dieses Merkmals ist jedoch nicht zu beanstanden, denn der Patentinhaber hat es in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale einer Ausführungsform beschränkt. Die Klägerin ist weiterhin der Auffassung, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 1 unklar sei, weil offen bleibe, ob diese hinzugefügten Funktionen (features) ihrerseits eine weitere Menge von Befehlen darstellen (nach Merkmal f0), die die eingebettete Software erweitern (Variante 1) oder auf andere Art und Weise auf das Endgerät gelangen sollen (Variante 2). Durch die Konjunktion „whereby“ im Merkmal add1 wird jedoch hinreichend klar ausgedrückt, dass die Funktionen durch das Laden des Satzes von Computerprogrammanweisungen nach dem vorangehenden Merkmal f0 hinzugefügt werden. Entsprechendes gilt für die Verknüpfung der Merkmale add‘1 und g0 bzw. g0‘ durch die Zweckangabe „for adding new features“.

Die Änderungen in den Merkmalen f21 und d11 sind ursprungsoffenbart in der Beschreibung vom Anmeldetag, S. 6, Z. 9-11, S. 7, Z. 10-12.

Eine fehlende Ursprungsoffenbarung oder mangelnde Klarheit oder fehlende Ausführbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 oder eine Erweiterung des Schutzbereichs kann der Senat daher nicht feststellen.

In Bezug auf die Zulässigkeit der nebengeordneten Ansprüche 7 und 8 nach Hilfsantrag 1 gelten vergleichbare Überlegungen.

4. Die Gegenstände der Ansprüche 1, 7 und 8 gemäß Hilfsantrag 1 sind zwar neu, sie beruhen jedoch weder gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D4, Stefan Gessler, „Informationsdienste in mobiler Umgebung“, noch gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D7a, Mark R. Brown, „Using Netscape 2“, Special Edition, auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

4.1 Die Schrift D4 offenbart sowohl eine stiftbasierte Bedienung (S. 133, erster und zweiter Abs.), die der Fachmann mit einem berührungsempfindlichen Eingabemittel ausführen wird, als auch ein Blättern durch die Anzeige (auf Grund der Bezeichnung als Browser, S. 133, erster Abs.), wobei der Dienstanbieter (dort z. B. Betreiber des Webservers) durch Bereitstellen von multimedialen HTMLSeiten Funktionen zum Betrieb des zellularen Mobiltelefon hinzufügen kann, die sowohl dem Benutzer die angebotenen Dienste anzeigen (Hypertextlinks, vgl. Abb. 2) als auch die Aktionen, die erforderlich sind, die Dienste zu nutzen (liest der Fachmann als Mausklick auf Grund der bekannten Eigenschaften von Hypertextlinks mit).

4.2 Aus der Schrift D7a ist es in ähnlicher Weise entnehmbar, dass der Dienstanbieter (dort z. B. Anbieter des Plug-ins) Funktionen zum Betrieb des zellularen Mobiltelefons hinzufügen kann (feature add-ons, S. 933, letzter Abs.), die sowohl dem Benutzer die angebotenen Dienste anzeigen (z. B. die Liste der Dienste “New media magazine”, Sony music entertainment” usw. in Fig. 36.1 auf S. 935) als auch die Aktionen, die erforderlich sind, die Dienste zu nutzen (vgl. die Schaltflächen in Fig. 36.5 auf S. 946 zum Abspielen, Vor- oder Zurückspulen usw.), und die Eingabemittel verwendet werden, um durch diese Anzeige zu blättern (auf Grund der Bezeichnung als Browser). Auch berührungsempfindliche Eingabemittel sind dem Fachmann in Verbindung mit Endgeräten geläufig.

4.3. Im Hinblick auf die nebengeordneten Ansprüche 7 und 8 nach Hilfsantrag 1 gelten die vorstehenden Überlegungen sinngemäß.

Die Gegenstände der Ansprüche 7 und 8 nach Hilfsantrag 1 beruhen gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift D4 oder dem nach der Schrift D7a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

V. Zur Fassung nach Hilfsantrag 2

1. Mit der Fassung nach Hilfsantrag 2 kann das Streitpatent in zulässiger Weise verteidigt werden.

2. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 19. Mai 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber Fassung nach Hilfsantrag 1 gekennzeichnet):

a2 A method for using intelligent network services b offered by a telecommunication network c2 comprising at least one switching apparatusmobile switching centre (1) d0 and user cellular mobile phones (3) communicating with it, c12 wherein said switching apparatusmobile switching centre (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and d11 said user cellular mobile phones (3) include output means (7) for displaying information about a list of all available services to the user and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services,

e2 in which method a certain service is created and said switching apparatusmobile switching centre (1) is made to operate according to said service,

wherein f0 - a set of computer program instructions is drawn up which, when loaded in a cellular mobile phon (3), controls a programmable user interface d20 - which is included in said cellular mobile phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone add2 whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the service offered by said mobile switching centre (1) and the actions required to use them f10 - in a manner such that said service can be used via the cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and f21 using the touch-sensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse trough said indications and to make selections concerning the service in question, and g2 - said set of computer program instructions is conveyed to the user by means of data transmission via said telecommunication network and programmed into the cellular mobile phone add’1for adding new features in the phone's programmable user interface.

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 2 vom 19. Mai 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber Anspruch 7 nach Hilfsantrag 1 gekennzeichnet):

b A telecommunication system a’ for offering intelligent network services to users c2 which comprises at least one switching apparatusmobile switching centre (1) d0 and user cellular mobile phones (3) communicating with it, e12 said switching apparatusmobile switching centre (1) comprising a programming interface (4) for the programming of new services d11 and said cellular mobile phones (3) comprising output means (7) for displaying information about a list of all available services to the users and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, wherein d20 - said cellular mobile phones (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phones, and g’2 - the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to the users sets of computer program instructions concerning new services by means of data transmission to be programmed into a cellular mobile phone (3) add’1for adding new features in the phone's programmable user interface, f0 said sets of computer program instructions being arranged to control a programmable user interface d20 that is included in said cellular mobile phones as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phones add2 whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the services offered by said mobile switching centre (1) and the actions required to use them,

f10 wherein controlling said programmable user interface comprises displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and f21 using the touch-sensitive input means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to browse through said indications and to make selections concerning the service in question.

Der Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 2 vom 19. Mai 2015 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber Anspruch 8 nach Hilfsantrag 1 gekennzeichnet):

d0 A cellular mobile phone (3) b for a telecommunication system according to claim 2, wherein d12 whichsaid cellular mobile phone (3) comprises output means (7) for displaying to a user information about a list of all available services offered by said mobile switching centre (1) of said telecommunication system and touch-sensitive input means (8, 8a) for making selections concerning said services, wherein d20 the cellular mobile phone comprises a programmable user interface as an extension interface of embedded software controlling the operation of the cellular mobile phone add2 whereby the user or the service provider can add features to the operation of the cellular mobile phone which both indicate to the user the services offered by said mobile switching centre (1) and the actions required to use them, g’2 means (9, 10, 11, 12) for receiving sets of instructions by means of data transmission and loading said sets of computer program instructions concerning new services, and programming it into the cellular mobile phone add’1for adding new features in the phone's programmable user interface f0 said sets of computer program instructions being arranged to control said programmable user interface, f1’0 means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of computer program instructions, and f2’1 said touch-sensitive means (8, 8a) being arranged to browse through said indications and to make user selections concerning said new services in a manner determined by said sets of computer program instructions.

3. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die angebotenen Dienste als intelligente Netzdienste bezeichnet werden (vgl. Merkmal a2), die Vermittlungsvorrichtung eine Mobilvermittlungsstelle ist (mobile switching centre, vgl. Merkmale c2, e2), die Dienste von dieser Mobilvermittlungsstelle angeboten werden (Merkmale c12, add2) und der Satz von Computerprogrammanweisungen zu dem Anwender durch Mittel der Datenübertragung über das Telekommunikationsnetz transportiert wird (Merkmal g2).

Die Anweisungen in den Merkmalen c12 und add2 bedürfen der Erläuterung:

Die Angaben in diesen Merkmalen versteht der Fachmann dergestalt, dass die Mobilvermittlungsstelle – und kein anderes Netzelement - die Dienste anbietet, die dem Benutzer über die programmierbare Anwenderschnittstelle angezeigt werden und welche er durchblättern und auswählen kann (Merkmale f0, d20, add2, f10, f21).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 umfasst nicht, dass die fraglichen Dienste von einem anderen Netzelement des Telekommunikationsnetzes als der Mobilvermitlungsstelle angeboten werden und von dieser lediglich durchgeleitet oder weitervermittelt werden. Die Ausführungsvariante in Abs. [0023], Sp. 6, 9-13 des Streitpatents mit Dienstbereitstellung durch die Mobilvermittlungsstelle fällt somit unter den mit dem Hilfsantrag 2 beanspruchten Gegenstand, das Ausführungsbeispiel in Abs. [0019], Sp. 4, Z. 51-57 des Streitpatents mit Dienstbereitstellung durch einen Service Control Point (SCP) hingegen nicht.

4. Der Hilfsantrag 2 ist zulässig.

4.1 Die Änderung in Merkmal a2 des Anspruchs 1 ist ursprungsoffenbart in der Beschreibung vom Anmeldetag, S. 1, Z. 7, 8.

Die Änderung in Merkmal g2 des Anspruchs 1 ist ursprungsoffenbart im Anspruch 4 vom Anmeldetag.

Auch die Beschränkung der Vermittlungsstelle auf eine Mobilvermittlungsstelle (Merkmale c2, c12, e2, add2) ist entgegen der Auffassung der Klägerin zulässig. Die Anmeldeunterlagen offenbaren in Anspruch 1 ein Verfahren, bei dem eine Vermittlungsstelle dazu veranlasst wird, gemäß dem Dienst zu arbeiten. Die Beschreibung vom Anmeldetag zeigt ab S. 4, Z. 33 ff. ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens in einem zellularen Funktelefonnetz mit einer Mobilvermittlungsstelle als zentraler Einheit (vgl. insbesondere S. 5, Z. 9-13 und Fig. 1, BZ 1). Eine solche Mobilvermittlungsstelle sieht der Fachmann als Konkretisierung einer Vermittlungsstelle an. Schon aus diesem Grund ist die Einführung der Mobilvermittlungsstelle in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 zulässig. Darüber hinaus ist in den Anmeldeunterlagen, QE7, S. 6, Z. 29-37, eine Ausgestaltung des Verfahrens gemäß der Erfindung offenbart, wobei ein Anwender auf seinem Mobiltelefon 3 die Filme durchblättern kann, die in jener Woche im Kino gezeigt werden,

und Eintrittskarten für eine Veranstaltung reservieren kann. Um den Dienst zu implementieren, werden die Namen und Telefonnummern aller Kinos in jener Region zusammen mit den Filmen, die in jener Woche gezeigt werden, in die Speichermittel der Mobilvermittlungsstelle 1 einprogrammiert. Wenn ein Dienst angeboten wird, indem etwas in eine Mobilvermittlungsstelle einprogrammiert wird, wird die Mobilvermittlungsstelle dazu veranlasst, gemäß dem Dienst zu arbeiten.

In Bezug auf die nebengeordneten Ansprüche 2 und 3 gelten die vorstehenden Gründe gleichermaßen.

4.2 Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung weiterhin mangelnde Klarheit des Gegenstands nach Hilfsantrag 2 geltend gemacht.

Das Merkmal c12 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 sei mit der Anweisung, dass die Mobilvermittlungsstelle (1) so ausgelegt sein kann, dass sie Dienste über das Telekommunikationsnetz anbietet, nicht als Verfahrensschritt abgefasst.

Unabhängig davon, ob der Fachmann auf Grund der Fassung des Anspruchs das Merkmal c12 als Eigenschaft der Mobilvermittlungsstelle und damit als Ausgangspunkt des Verfahrens nach Anspruch 1 oder als Verfahrensschritt auffassen sollte, ist dem Fachmann klar, dass er die Mobilvermittlungsstelle für das erfindungsgemäße Verfahren so auszugestalten hat, dass sie Dienste über das Telekommunikationsnetz anbietet.

4.3 Eine fehlende Ursprungsoffenbarung oder mangelnde Klarheit oder fehlende Ausführbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 oder eine Erweiterung des Schutzbereichs kann der Senat daher nicht feststellen.

5. Die Gegenstände der Ansprüche 1, 2 und 3 gemäß Hilfsantrag 2 sind gegenüber dem Stand der Technik neu und beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

5.1 Mobilvermittlungsstellen sind weder in der Schrift D4, Stefan Gessler, „Informationsdienste in mobiler Umgebung“, noch in der Schrift D7a, Mark R. Brown, „Using Netscape 2“, Special Edition, angesprochen. Die in der D4 und D7a behandelten Internet- bzw. Webdienste, die die Anwenderschnittstelle programmieren, werden von Rechnern im Internet, sog. WWW-Servern, erbracht (D4, Abb. 1, D7a, S. 934, erster Abs.). Nach Überzeugung des Senats hatte der Fachmann keine Veranlassung, diese WWW-Server als Mobilvermittlungsstelle auszugestalten, denn eine Mobilvermittlungsstelle erbringt Dienste auf der Vermittlungsschicht 3 des ISO/OSI-Referenzmodels und ein WWW-Server auf höheren Schichten, wie der Anwendungsschicht 7 des ISO/OSI-Referenzmodels. Eine Mobilvermittlungsstelle ist für den Fachmann eine fest definierte Einrichtung in einem zellularen Mobilfunknetz, die genau bestimmte Funktionen ausführt, wie Anrufverwaltung, Ortsüberwachung und auch die Berechtigungsprüfung (Authentisierung).

Die Klägerin mag insoweit Recht haben, dass das Konzept des intelligenten Netzes dem Fachmann wohlbekannt ist und dem Fachmann auch geläufig ist, dass intelligente Dienste z. B. von einem Service Control Point (SCP) angeboten werden. Der Klägerin mag auch zuzustimmen sein, dass Mobilvermittlungsstellen zentrale Netzelemente in einem Mobilfunknetz sind.

Dieses Grundwissen des Fachmanns kann jedoch nicht das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 in Frage stellen, denn Mobilvermittlungsstellen sind nicht die einzigen Netzelemente in einem Mobilfunknetz und erbringen auch nicht sämtliche Dienste in diesem. So werden z. B. InternetDienste nach dem Stand der Technik in den Schriften D4 und D7a von WWW- Servern erbracht. Einen Stand der Technik, der die Anweisungen im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vorwegnimmt, wonach die von einer Mobilvermittlungsstelle bereitgestellten Dienste durch Laden eines Satzes von Computerprogrammanweisungen über das Telekommunikationsnetz und Programmieren der Anwenderschnittstelle als Erweiterungsschnittstelle der eingebetteten Software eines Mobiltelefons angezeigt und ausgewählt werden kann, hat die Klägerin nicht nachgewiesen.

5.2 Die weiteren im Verfahren genannten Schriften D1 bis D3, D5 und D6 sowie die behauptete offenkundige Vorbenutzung QE11 kommen dem Patentgegenstand nicht näher als die Schriften D4 und D7a und stehen daher der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht entgegen. Auch die Klägerin hat derartiges in der mündlichen Verhandlung nicht mehr geltend gemacht.

5.3 Hinsichtlich der nebengeordneten Ansprüche 2 und 3 gemäß Hilfsantrag 2 gelten die vorstehenden Gründe sinngemäß.

Auch die Gegenstände der Ansprüche 2 und 3 gemäß Hilfsantrag 2 sind neu und beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Insbesondere ist das mit dem Anspruch 3 beanspruchte Mobiltelefon von anderen Mobiltelefonen, die ebenfalls Ein- und Ausgabemittel und eine programmierbare Anwenderschnittstelle aufweisen, unterscheidbar, denn das erfindungsgemäße Mobiltelefon muss nach den im Anspruch 3 enthaltenen Anweisungen in einem Telekommunikationsnetz nach Anspruch 2 arbeiten.

Dem Hilfsantrag 2 der Beklagten war daher stattzugeben.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil steht den am Verfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Berufung zu.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung, durch einen Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

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