14 W (pat) 34/12

BUNDESPATENTGERICHT W (pat) 34/12 Verkündet am 27. Januar 2015

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BESCHLUSS In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 100 25 124.2 - 44 …

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw und der Richter Schell und Dr. Jäger sowie der Richterin Dr. Wagner beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2012 wird aufgehoben und das Patent 100 25 124 erteilt.

BPatG 154 05.11 Bezeichnung: Kosmetische oder dermatologische Zubereitungen enthaltend Glycerinmonoalkylether und Aryl-substituierte Alkohole.

Anmeldetag: 20. Mai 2000.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 8 vom 27. Januar 2015 sowie Beschreibung vom 27. Januar 2015 Gründe I

Mit Beschluss vom 23. Februar 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 100 25 124.2 - 44 mit der Bezeichnung

„Kombinationen von Glycerinmonoalkylethern und Aryl-substituierten Alkoholen“

zurückgewiesen.

Der Zurückweisungsbeschluss ist im Wesentlichen damit begründet, dass aus der D1 DE 42 40 674 C1 desodorierende Wirkstoffe mit guter Hautverträglichkeit unter Verwendung von Glycerinmonoalkylethern bekannt seien, welche eine gute Wirksamkeit gegen Bakterien und geruchsverursachenden Mikroorganismen aufwiesen. Darüber hinaus lehre die D1 eine synergistische Wirkungssteigerung von Kombinationen von Glycerinmonoalkylethern mit anderen Deowirkstoffen oder Antitranspirantien. Als Beispiele dafür zähle die D1 die in der Alkylkette unverzweigten arylfunktionalisierten Alkohole Phenoxyethanol und Phenethylalkohol auf. Die D7 DE 195 41 967 A1 beschäftige sich ebenfalls mit Zusammensetzungen, die gegen Bakterien, Mykota und Viren wirksam seien und sich aus Partialglyceriden und arylfunktionalisierten Alkoholen zusammensetzten, zu denen neben unverzweigten Alkoholen auch anmeldungsgemäße verzweigte arylfunktionalisierte Alkohole gehörten, so dass sich aus einer Zusammenschau dieser beiden Druckschriften der Anmeldungsgegenstand sowohl gemäß Haupt- als auch gemäß Hilfsantrag ergebe. Auch die von der Anmelderin als Hinweis auf eine erfinderische Tätigkeit vorgelegten Versuche, welche eine überadditive Wirksamkeit der anmeldungsgemäßen Wirkstoffkombinationen zeigten, könnten aufgrund des Naheliegens der Kombination an sich die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vom 27. Januar 2015 eingereichten Patentansprüche 1 bis 8 weiterverfolgt.

-4Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 8 lauten folgendermaßen:

„1.

8. Verwendung von Zubereitungen gemäß einem der vorstehenden Ansprüche zur Bekämpfung von Bakterien, Mykota, Viren, Parasiten und Protozoen und zu der Behandlung der mit dem insbesondere kutanen Auftreten dieser Mikroorganismen verbundenen kosmetischen, dermatologischen und medizinischen Phänomene, wie Achselgeruch, Körpergeruch, Fußgeruch, Kopfgeruch, Akne, seborrhoische Dermatitis, mikrobielle Superinfektionen bei atopischem Ekzem, Psoriasis und Immunsuppression, sowie zur Konservierung oder bei Wundinfektionen.“

Die Anmelderin macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und damit patentfähig sei. D1 offenbare zwar die Verwendung von Glycerylalkylethern als antimikrobielle Verbindungen in Kombination mit weiteren antimikrobiell wirkenden Substanzen für kosmetische und dermatologische Zubereitungen. Die Beispiele und die daraus gezogenen Lehren in der D1 gäben aber eine geringe Wirksamkeit des Aryl-substituierten Alkohols Phenoxyethanol sowohl alleine als auch in Kombination mit anderen antimikrobiell wirkenden Substanzen an, so dass die Kombination von Aryl-substituierten Alkoholen mit Glycerylethern gemäß der D1 nicht erfolgsversprechend sei. Die D7 beschreibe zwar eine Mischung von Aryl-substituierten Alkoholen mit Partialglyceriden, die aber als Glycerinester eine andere Struktur als die anmeldungsgemäßen Glycerinmonoalkylether aufwiesen und vom Fachmann deshalb nicht ohne weiteres ausgetauscht würden. Denn Wirkstoffkombinationen mit Wirkstoffen aus unterschiedlichen Stoffklassen seien nicht zwangsläufig identisch in ihrer Wirksamkeit. Zudem sei die Wirksamkeit der Aryl-substituierte Alkohole enthaltenden Zubereitungen gemäß D7 in dieser Druckschrift nicht belegt, so dass der Fachmann keine Veranlassung hatte, diese Verbindungen anstelle von Phenoxyethanol in den kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen gemäß der D1 einzusetzen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss vom 23. Februar 2012 aufzuheben und das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 8 vom 27. Januar 2015 zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 7 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

2. Bezüglich der Offenbarung der Patentansprüche 1 bis 8 bestehen keine Bedenken. Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf den ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 sowie die ursprünglich eingereichte Beschreibung S. 12 le. Z. bis S. 13 Abs. 2 (mit R1, A = H und y = 0) hervor. Die Patentansprüche 2 bis 7 leiten sich von S. 13 vorle. Abs., S. 15 Abs. 4, vorle. und le. Abs. sowie von S. 16 Abs. 1 und 2 der ursprünglich eingereichten Beschreibung her. Schließlich basiert der Patentanspruch 8 auf dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 3.

3. Die kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen nach Patentanspruch 1 sind neu.

In keinem der entgegengehaltenen Dokumente werden kosmetische oder dermatologische Zubereitungen mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 beschrieben.

Aus der D1 ist eine desodorierend wirkende kosmetische Zusammensetzung bekannt, die eine Mischung von Glycerinmonoalkylether mit einem oder mehreren anderen desodorierend wirkenden Stoffen enthält. Für diese anderen desodorierend wirkenden Stoffe gibt die D1 als bevorzugte Verbindungen unter anderem die Aryl-substituierten Alkohole Phenoxyethanol und Phenethylalkohol an (vgl. D1 Patentansprüche 1, 2, S. 2 Z. 38 bis 47 S. 3 Z. 36 bis Z. 48 und Z. 66 bis S. 4 Z. 4). Diese kosmetische Zusammensetzung unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 aber dadurch, dass die aufgezeigten Aryl-substituierten Alkohole in der Alkylkette nicht verzweigt sind.

Die D7 offenbart kosmetische und dermatologische Zubereitungen, die neben in der Alkylkette unverzweigten und verzweigten Aryl-substituierten Alkoholen Partialglyceride enthalten. Zu den Partialglyceriden gemäß der Lehre der D7 gehören dabei Monoglycerin-, Diglycerin- und Triglycerinmonoester und keine anmeldungsgemäßen Glycerinmonoalkylether (vgl. D7 Patentansprüche 1 bis 4, S. 2 Z. 3 bis 5, S. 4 Z. 45 bis S. 5 Z. 20, S. 5 Z. 53 bis S. 6 Z. 11 und S. 6 Z. 64 bis S. 7 Z. 30).

Die übrigen, dem Senat vorliegenden und in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Entgegenhaltungen aus dem Prüfungsverfahren können die Neuheit der kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen gemäß Patentanspruch 1 nicht angreifen, da die darin offenbarten Zubereitungen keine Kombinationen aus Glycerinmonoalkylethern und in der Alkylkette verzweigten Aryl-substituierten Alkoholen enthalten.

4. Die kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen nach Patentanspruch 1 beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, alternative Zubereitungen zur Bekämpfung von Bakterien, Mykota, Viren, Parasiten und Protozoen zu schaffen, die die Nachteile des Standes der Technik vermeiden, die physiologische Hautflora nicht beeinträchtigen sowie milder und hautfreundlicher sind (vgl. ursprünglich eingereichte Unterlagen S. 12 Abs. 1 i. V. m. S. 2 Abs. 2, 6, S. 4 Abs. 1 bis 5 im Anschluss an die Aufzählung, S. 7 vorle. Abs., S. 8 vorle. Abs., S. 10 Abs. 1 und S. 11 Abs. 3).

Die Anmeldung löst diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch kosmetische oder dermatologische Zubereitungen mit den Merkmalen:

Kosmetische oder dermatologische Zubereitungen mit einem Gehalt an einer Kombination von einem Wirkstoff oder mehreren Wirkstoffen, ausgewählt aus der Gruppe der Glycerinmonoalkylether der Formel worin R eine geradkettige oder verzweigtkettige Alkylgruppe mit 3-24 Kohlenstoffatomen und R' H, -CH2-CHOH-CH2OH oder –CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2OH bedeutet und 3 einem Wirkstoff oder mehreren Wirkstoffen, ausgewählt aus der Gruppe der Aryl-substituierten Alkohole der folgenden Formel worin B CH3, C2H5, geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit 3 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeutet, der Index q Werte von 0 bis 10 annehmen kann, der Index m Werte von 1 bis 10 annehmen kann und der Index o die Werte von 0 bis 5 annehmen kann.

Diese Lösung der Aufgabe wird dem Fachmann, einem Diplomchemiker, Pharmazeuten oder Diplombiologen, der sich in das spezielle Gebiet der Kosmetik intensiv eingearbeitet hat (vgl. BGH GRUR 2003, 317, Rn. 64 - kosmetisches Sonnenschutzmittel [Juris-Version]), durch die Lehre der D1 nicht nahe gelegt. Diese Entgegenhaltung will wie die Anmeldung Nachteile aus dem Stand der Technik vermeiden und strebt neue desodorierende Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen an, die insbesondere gegen gram-positive Bakterien eine gute Wirkung zeigen, selektiv gegen geruchsverursachende Mikroorganismen unter weitgehender Schonung der natürlichen Hautflora wirken, ein gutes Haftvermögen auf der Haut und eine ausgezeichnete Stabilität besitzen sowie geruchsarm bzw. geruchsneutral sind (vgl. D1 S. 2 Z. 32 bis 37 und ursprünglich eingereichte Unterlagen S. 2 Abs. 2, S. 4 Abs. 1 bis 5 im Anschluss an die Aufzählung). Zur Lösung dieser Aufgabe wird in der D1 die Kombination von Glycerinmonoalkylether mit den Arylsubstituierten Alkoholen Phenoxyethanol und Phenethylalkohol als Beispiele für hautverträgliche wasserunlösliche oder begrenzt wasserlösliche Wirkstoffe mit spezifischer Wirkung gegen geruchsverursachende Mikroorganismen gelehrt (vgl. D1 Patentansprüche 1, 2, S. 2 Z. 38 bis 54 und S. 3 Z. 36 bis 47). Die D1 gibt aber keine Hinweise auf die Verwendung von Aryl-substituierten Alkoholen, die in der Alkylkette gemäß Patentanspruch 1 verzweigt sind. Der Fachmann hatte auch keine Veranlassung, nach einem Ersatz für die offenbarten Phenoxyethanol und Phenethylalkohol in der Verbindungsklasse der Aryl-substituierten Alkohole zu suchen. Denn die D1 lehrt, dass Phenoxyethanol alleine unwirksam ist (vgl. D1 S. 6 Z. 11). Zudem zeigt diese Druckschrift in den Beispielen 2 und 3, dass Phenoxyethanol auch in Kombinationen mit anderen antimikrobiellen Wirkstoffen nur eine geringe Wirksamkeit aufweist. Dies hat die Anmelderin auch mit ihren in der Eingabe vom 13. Dezember 2010 vorgelegten Versuchen anhand des ebenfalls in der Alkylkette unverzweigten Aryl-substituierten Alkohols Anisalkohol belegt. Darin hat sie gezeigt, dass Anisalkohol sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombination mit dem Glyerinmonoalkylether Octoxyglycerin einen sehr geringen Reduktionsfaktor auf das Bakterium C. xerosis, einem auf der menschlichen Haut vorkommenden grampositiven Bakterium, und damit eine sehr geringe antimikrobielle Wirksamkeit aufweist (vgl. Eingabe der Anmelderin vom 13.12.2010, S. 3 Graphik Säulen 2 und 5 von links). In Anbetracht dessen und unter Berücksichtigung der in der Kosmetik und Pharmazie üblichen Vorgehensweise, zur Vermeidung bzw. Minimierung von Nebenwirkungen möglichst wenig Wirkstoff einzuset- zen, wird der Fachmann sein Augenmerk auf potente Wirkstoffe richten. Dazu führt ihn die D1 zu dem Wirkstoff Farnesol hin. Denn die Beispiele 1 und 3 zeigen ihm, dass Farnesol in Kombination mit anderen antimikrobiellen Wirkstoffen gut wirksam ist. Beispiel 3 zeigt ihm zudem, dass durch die Zugabe von Farnesol eine Phenoxyethanol-haltige Wirkstoffzusammensetzung in seiner Wirkung insbesondere gegenüber grampositiven Bakterien verbessert werden kann (vgl. D1 S. 4 und 5 Beispiele 1 bis 5). Da diese Erkenntnisse der D1 für Farnesol und gegen Phenoxyethanol als desodorierender Wirkstoff in Kombination mit Glycerinmonoalkylether sprechen, wird der Fachmann für seine weiteren Überlegungen ausgehend von der D1 die Kombination von Glycerinmonoalkylether mit Farnesol und nicht mit Phenoxyethanol heranziehen und weiter untersuchen. Dagegen spricht auch nicht, dass der Aryl-substituierte Alkohol Phenoxyethanol neben Farnesol und Glycerinmonolaurat als bevorzugt für die Zusammensetzungen in der D1 angegeben wird (vgl. D1 S. 4 Z. 3 bis 4). Denn zum einen gibt die D1 selbst an, dass Phenoxyethanol alleine unwirksam ist (vgl. D1 S. 6 Z. 11). Zum anderen wird der Fachmann für einen Ersatz des Phenoxyethanols in erster Linie die in der D1 alternativ angeführten desodorierend wirkenden Stoffe in Betracht ziehen und dabei insbesondere die weiteren als bevorzugt angeführten und in ihrer Wirksamkeit in der D1 belegten Verbindungen berücksichtigen (vgl. D1 Patentansprüche 2, 3, 18, 19, S. 3 Z. 41 bis 48 und S. 4 Z. 3 bis 4). Einen Hinweis, dabei das Augenmerk auch auf die Verbindungsklasse der Aryl-substituierten Alkohole und insbesondere der Aryl-substituierten Alkohole mit verzweigter Alkylkette zu richten, findet sich in der D1 nicht.

Diesen Hinweis kann auch die D7 nicht geben. Die D7 beschäftigt sich ebenfalls mit der Aufgabe, den Stand der Technik mit kosmetischen und dermatologischen Zubereitungen zu bereichern und Substanzen zur Verfügung zu stellen, die gegen grampositive und/oder gramnegative Bakterien, gegen Superinfektionen der Haut durch Pilze und Bakterien sowie gegen Viren wirksam sind und zugleich die physiologische Hautflora schonen (vgl. D7 S. 2 Z. 3 bis 5 und Z. 20 bis 23, S. 3 Z. 7 bis 22, S. 4 Z. 16 bis 19 und 42 bis 44). In der D7 wird diese Aufgabe durch eine Kombination von arylfunktionalisierten Alkoholen mit Partialglyceriden, also mit Monoestern von Monoglycerin, Diglycerin oder Triglycerin, gelöst (vgl. D7 Patentansprüche 1, 2, S. 4 Z. 45 bis S. 5 Z. 20 und S. 5 Z. 53 bis S. 6 Z. 11). Es werden dabei zwar in der D7 auch in der Alkylgruppe verzweigte Aryl-substituierte Alkohole offenbart (vgl. D7 Patentanspruch 3, S. 6 Z. 64 bis 65 und S. 7 Z. 15 bis 30), aber diese werden dort in Kombination mit Glycerinmonoestern eingesetzt. Einen Hinweis, dass diese in der Alkylgruppe verzweigten Aryl-substituierten Alkohole auch in einer desodorierend wirkenden Kombination mit Glycerinmonoalkylethern verwendet und daher in den Kombinationen gemäß der D1 als Alternative für Phenoxyethanol oder Phenethylalkohol eingesetzt werden können, gibt die D7 nicht. Dafür spricht auch nicht die Lehre der D7, wonach die Wirkstoffkombination der Partialglyceride mit den Aryl-substituierten Alkoholen einen synergistischen Wirkungseffekt aufweist (vgl. D7 S. 7 Z. 35 bis 36). Denn dieser synergistische Wirkungseffekt wird nur für die Kombination mit Partialglyceriden offenbart. Die D7 gibt aber weder die Anregung noch enthält diese Druckschrift eine Andeutung, dass in der Alkylgruppe verzweigte Aryl-substituierte Alkohole mit Substanzen aus anderen desodorierend wirkenden Verbindungsklassen einen synergistischen Effekt zeigen. Der Fachmann hatte somit keine Veranlassung, die in der Alkylgruppe verzweigten Aryl-substituierten Alkohole in den kosmetischen Zubereitungen gemäß der D1 einzusetzen.

Auch ausgehend von der D7 beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit. Da der D7 - wie im voranstehenden Absatz dieses Beschlusses bereits dargelegt - dieselbe Problemstellung zugrunde liegt wie der Anmeldung, wird sich der Fachmann bei der Suche nach alternativen und eventuell verbesserten kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungsrezepturen zunächst mit den aus der D7 bekannten Zusammensetzungen befassen und diese auf Optimierungsmöglichkeiten überprüfen (vgl. BGH GRUR 2010, 607, 611 Rn. 70 - Fettsäurezusammensetzung). Dazu wird er sich auf die beiden Komponenten Partialglyceride und Aryl-substituierte Alkohole konzentrieren und gegebenenfalls nach Alternativen innerhalb dieser beiden Verbindungsklassen suchen.

Einen Hinweis oder gar eine Veranlassung, sich von den Partialglyceriden abzuwenden und stattdessen mit den Glycerinmonoalkylethern eine andere Verbindungsklasse ins Auge zu fassen, gibt die D7 aber nicht. Daran kann auch die Lehre der D1 nichts ändern, nach der die Glycerinmonoalkylether einen guten desodorierenden Effekt zeigen (vgl. D1 S. 3 Z. 8 bis 10). Denn zur Berücksichtigung der D1 bei der Suche nach alternativen Lösungen für die Zubereitungen gemäß der D7 bräuchte es eine Veranlassung, die D1 in Betracht zu ziehen (vgl. BGH GRUR 2009, 746, Ls. - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Die D7 gibt aber als besonderen Vorteil ihrer Lösung einen synergistischen Wirkungseffekt der Kombinationen der Partialglyceride mit den Aryl-substituierten Alkoholen an (vgl. D7 S. 7 Z. 35 bis 36). Damit hatte der Fachmann keine Veranlassung, von diesen Verbindungsklassen abzuweichen und beispielsweise anstelle der Partialglyceride Glycerinmonoalkylether gemäß der D1 zu untersuchen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich damit nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts, da auch dort keinerlei Hinweis auf einen Ersatz von in der Alkylgruppe unverzweigten Aryl-substituierten Alkoholen durch in der Alkylgruppe verzweigte Aryl-substituierte Alkohole in der Kombination mit Glycerinmonoalkylethern für kosmetische oder dermatologische Zubereitungen zur Bekämpfung von Bakterien, Mykota, Viren, Parasiten und Protozoen, die die Nachteile des Standes der Technik vermeiden, die physiologische Hautflora nicht beeinträchtigen sowie milder und hautfreundlicher sind, zu finden ist.

5. Nachdem die kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen nach dem Patentanspruch 1 alle Kriterien der Patentfähigkeit erfüllen, ist Patentanspruch 1 gewährbar. Gleiches gilt für den auf die Verwendung dieser kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen gerichteten Patentanspruch 8, für den die vorstehenden Ausführungen zum Patentanspruch 1 gleichermaßen gelten.

Die Patentansprüche 2 bis 7 betreffen besondere Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 und sind mit diesem gewährbar.

III.

Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw Schell Jäger Wagner Fa