5 Ni 28/14 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT Ni 28/14 (EP) (Aktenzeichen)

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IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Verkündet am

20. September 2016 …

In der Patentnichtigkeitssache BPatG 253 08.05

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betreffend das europäische Patent 2 229 744 (DE 60 2008 024 911)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2016 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Gottstein, Dipl.-Ing. Univ. Musiol sowie Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 2 229 744 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der Nebenintervention trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland eingetragenen europäischen Patents 2 229 744 (Streitpatent), das auf die PCT-Anmeldung SE 2008/051139 vom 7. Oktober 2008 zurückgeht und die Priorität der US-Anmeldung 61/019,746 vom 8. Januar 2008 in Anspruch nimmt. Das Streitpatent wird beim Deutschen Patentund Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 60 2008 024 911.5 geführt und trägt die Bezeichnung „Verfahren und Anordnung in einem Funkkommunikationsnetzwerk“. Es umfasst 15 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind. In der englischen Verfahrenssprache lautet der Anspruch 1 gemäß Streitpatent wie folgt:

“1. Method in a first node (110) for requesting a status report from a second node (120), the first node (110) and the second node (120) both being comprised within a wireless communication network (100), the status report comprising positive and/or negative acknowledgement of data sent from the first node (110) to be received by the second node (120), wherein the method comprises the steps of:

transmitting (306) a sequence of data units or data unit segments to be received by the second node (120), the method further comprises the steps of: counting (307) the number of transmitted data units and the number of transmitted data bytes of the transmitted data units, and requesting (310) a status report from the second node (120) if the counted number of transmitted data units exceeds or equals a first predefined value, or the counted number of transmitted data bytes of the transmitted data units exceeds or equals a second predefined value.”

Der nebengeordnete Anspruch 12 gemäß Streitpatent lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

“12. A first node (110) comprising an arrangement (400) for requesting a status report from a second node (120), the first node (110) and the second node (120) both used for a wireless communication network (100), the status report comprising positive and/or negative acknowledgement of data sent from the first node (110) to be received by the second node (120), wherein the arrangement (400) comprises:

a transmitter (406), adapted to transmit a sequence of data units or data unit segments to be received by the second node (120), the arrangement (400) further comprises:

a counting mechanism (407), adapted to count the number of transmitted data units and the number of transmitted data bytes of the transmitted data units, and a requesting unit (410), adapted to request a status report from the second node (120) if the counted number of transmitted data units exceeds or equals a first predefined value, or the counted number of transmitted data bytes of the transmitted data units exceeds or equals a second predefined value.”

In deutscher Übersetzung gemäß der Streitpatentschrift (EP 2 229 744 B1, vorgelegt als Druckschrift N1) lauten die Ansprüche 1 und 12 wie folgt:

„1. Verfahren in einem ersten Knoten (110) zum Anfordern eines Statusberichts von einem zweiten Knoten (120), wobei der erste Knoten (110) und der zweite Knoten (120) beide innerhalb eines drahtlosen Kommunikationsnetzes (100) enthalten sind, der Statusbericht positive und/oder negative Bestätigung von Daten umfasst, die vom ersten Knoten (100) gesendet werden und die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen, und wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Senden (306) einer Folge von Dateneinheiten oder Dateneinheitssegmenten, die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen, wobei das Verfahren ferner die folgenden Schritte umfasst:

Zählen (307) der Anzahl von gesendeten Dateneinheiten und der Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten, und Anfordern (310) eines Statusberichts vom zweiten Knoten (120), wenn die gezählte Anzahl von gesendeten Dateneinheiten einen ersten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht, oder die gezählte Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten einen zweiten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht.“

„12. Erster Knoten (110), umfassend eine Anordnung (400) zum Anfordern eines Statusberichts von einem zweiten Knoten (120), wobei der erste Knoten (110) und der zweite Knoten (120) beide für ein drahtloses Kommunikationsnetz (100) verwendet werden, der Statusbericht positive und/oder negative Bestätigung von Daten umfasst, die vom ersten Knoten (100) gesendet werden und die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen, und wobei die Anordnung (400) umfasst:

einen Sender (406), der so ausgelegt ist, dass er eine Folge von Dateneinheiten oder Dateneinheitssegmenten sendet, die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen, wobei die Anordnung (400) ferner umfasst:

einen Zählmechanismus (407), der so ausgelegt ist, dass er die Anzahl von gesendeten Dateneinheiten und die Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zählt, und eine Anforderungseinheit (410), die so ausgelegt ist, dass sie einen Statusberichts vom zweiten Knoten (120) anfordert, wenn die gezählte Anzahl von gesendeten Dateneinheiten einen ersten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht, oder die gezählte Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten einen zweiten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht.“

Wegen des Wortlauts der auf Anspruch 1 bzw. 12 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 bzw. 13 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin fehlende Patentfähigkeit geltend, da die Gegenstände des Streitpatents nicht neu seien und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhten. Ebenso wie die Nebenintervenientin, die mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2015 ihren Beitritt auf Seiten der Klägerin erklärt hat, führt sie weiter aus, das Streitpatent könne die Priorität der US-Anmeldung 61/019,746 u.a. deshalb nicht wirksam in Anspruch nehmen, da das Recht zur Inanspruchnahme der Prioritätsanmeldung nicht auf die Nachanmelderin übertragen worden sei.

Die Klägerin bezieht sich u. a. auf folgende Entgegenhaltungen:

NK1 Tdoc R2-073937, 3GPP TSG-RAN, WG2 59bis, Shanghai, China, 8.-12. Oktober 2007; Agenda Item: 5.1.2.3; Source: ZTE; Title: RLC polling and status reporting; Document for: Discussion, Decision. 5 S.

NK2 R2-074176; 3GPP TSG-RAN, WG2 59bis, Shanghai, China, 8.-12. Oktober 2007; Agenda Item: 5.1.2.3; Source: NTT DoCoMo; Title: RLC polling and status reporting triggers; Document for: Discussion and Decision. 2 S.

NK3 R2-073538, 3GPP TSG-RAN, WG2 59, Athens, Greece, 20.-24. August 2007; Agenda Item: 5.2.2; Source: Motorola; Title: RLC Polling Related Issues; Document for: Discussion and Approval. 2 S.

NK4a 3GPP TS 36.322 V8.0.0 (2007-12), Technical Specification; 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Link Control (RLC) protocol specification (Release 8). Veröffentlicht am 20. Dezember 2007. 35 S.

NK4b 3GPP TS 36.322 V8.1.0 (2008-03), Technical Specification; 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Link Control (RLC) protocol specification (Release 8). Angeblich veröffentlicht am 17. März 2008. 35 S.

NK4c 3GPP TS 36.322 V8.2.0 (2008-05), Technical Specification; 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Link Control (RLC) protocol specification (Release 8). Veröffentlicht am 25. Juni 2008. 36 S.

NK4d 3GPP TS 36.322 V8.3.0 (2008-09), Technical Specification; 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Link Control (RLC) protocol specification (Release 8). Angeblich veröffentlicht am 18. September 2008. 38 S.

NK5 WO 2008 / 097 544 A2 NK6 Tdoc R2-080236, 3GPP TSG-RAN, WG2 60bis, Sevilla, Spain, 14.-18.

Januar 2008; Agenda Item: 5.1.2.5; Source: Ericsson; Title: RLC Polling for continuous transmission; Document for: Discussion, Decision. 2 S. NK6a Dokumentenliste eines 3GPP Services zum Nachweis der Vorveröffentlichung der Druckschrift NK6. URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg2_rl2/TSGR2_6obis/Docs/ [abgerufen am 18.06.2014]; 10 S.

NK7 ETSI TS 125 322 V6.5.0 (2005-09), Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS 25.322 version 6.5.0 Release 6). Angeblich veröffentlicht am 20. Oktober 2005. 85 S.

Zum Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit verweist die Nebenintervenientin zusätzlich zu den von der Klägerin eingeführten Entgegenhaltungen auf das Dokument D1 R2-074979, 3GPP TSG-RAN, WG2 60, 5th - 9th November 2007, Jeju, Korea; Agenda Item: 5.1.2.4; Source: LG Electronics Inc.; Title: RLC Status Report Trigger and Polling; Document for: Discussion, Decision. 5 S.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 229 744 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise nach Maßgabe des Hilfsantrags gem. Schriftsatz vom 20. Februar 2015.

Die Klägerin beantragt auch insoweit die Nichtigerklärung.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin und der Nebenintervenientin in allen Punkten entgegen. Das Streitpatent nehme die Priorität der US-Anmeldung vom 8. Januar 2008 wirksam in Anspruch. Seine Gegenstände seien durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt, so dass sie als neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen sind.

Zur Stützung ihres Vortrags zur Patentfähigkeit verweist die Beklagte u. a. auf folgende Unterlagen:

DNKHu1 DNKHu2 DNKHu5 DNKHu6 DNKHu7 TANENBAUM, A.S.: Computer Networks. 3rd ed. Prentice-Hall, Inc. : New Jersey. S. vi – xvii, S. 16-35. ISBN 0-13-394248-1 ETSI TS 136 300 V8.0.0 (2007-03), Technical Specification; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 36.300 version 8.0.0 Release 8). S. 1-14; S. 28-34. 3GPP TR 25.913 V7.3.0 (2006-03), Technical Report. 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN) (Release 7). 14 S. Tdoc R2-061398, 3GPP TSG-RAN WG2 53, Shanghai, China, 8.-12. May 2006; Agenda Item: 11; Source: Ericsson; Title: HARQARQ Interactions; Document for: Discussion and Decision. 6 S. Tdoc R2-080167, 3GPP TSG-RAN2 Meeting 60bis, Sevilla, Spain, 14.-18. January 2008; Agenda Item: 5.1.2.5; Source: Samsung; Title: Triggers for RLC polling; Document for: Discussion/Decision. 2 S.

Sie nimmt darüber hinaus Bezug auf die Entscheidung des High Court of Justice in London vom 23. November 2015 (Anlage DNKHu10) und legt hierzu das Protokoll der mündlichen Verhandlung (Anlage DNKHu11) sowie Parteigutachten aus diesem Verfahren (DNKHu12 – DNKHu14) vor. Zum Gang der technischen Entwicklung auf dem einschlägigen Gebiet überreicht die Beklagte als Anlage DNKHu15 ein Konglomerat von technischen Dokumenten der 3GPP-Standardisierungsarbeitsgruppen und von Diskussionsbeiträgen aus deren Arbeitsbereich.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 4. Februar 2016 übermittelt.

Zum Wortlaut des Hilfsantrags sowie zu dem weiteren Vorbringen der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe A.

Die zulässige Klage ist in der Sache begründet, denn der mit ihr geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52 bis 56 EPÜ ist gegeben, weil sowohl die erteilte Fassung des Streitpatents als auch die Fassung nach dem Hilfsantrag sich als nicht patentfähig erweisen. Das Streitpatent ist daher insgesamt für nichtig zu erklären.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent befasst sich laut Absatz [0001] mit einem Verfahren und einer Anordnung eines ersten Knotens in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk. Insbesondere befasst es sich mit einer Einrichtung für die Radio Link Control (RLC) – Abfrage („polling“) bei kontinuierlichem Sendebetrieb des drahtlosen Kommunikationsnetzwerks.

Die Übertragungsqualität einer drahtlosen Kommunikation und/oder die Kohärenzeigenschaften eines Kommunikationskanals zwischen zwei Knoten, wie z. B. einer Basisstation und einer Nutzereinrichtung innerhalb eines drahtlosen Kommunikationssystems, weichen in Abhängigkeit von einer Vielzahl unerwünschter Einflüsse auf das Signal und seine Ausbreitungsbedingungen ab. Beispiele unerwünschter Einflüsse seien thermisches Rauschen, Interferenzen, Dämpfungen, Mehrwegeausbreitung und Dopplerverbreiterung. Weiter beeinflusse die Genauigkeit der Kanalabschätzung die Sendequalität. Daher könnten Dateneinheiten wie eine Protocol Data Unit (PDU), die von einem Knoten gesendet würden, am Empfangsknoten verzerrt oder gar nicht ankommen (Streitpatent, Absatz [0002]). Es könne daher notwendig sein, dass der sendende Knoten verlorene oder verzerrte Dateneinheiten nochmals sende. Um ein erneutes Senden durchzuführen, müsse der sendende Knoten darüber informiert werden, welche Daten an den empfangenden Knoten erneut gesendet werden müssten. Ein Mechanismus dafür sei, den empfangenden Knoten zu veranlassen, einen Statusreport an den sendenden Knoten zurückzuschicken (Streitpatent, Absätze [0003] und [0004]). Die Anwendung des RLC Protokolls in einem entwickelten UTRAN (E-UTRAN), auch Long Term Evolution (LTE) genannt, wurde im Dokument 3GPP TS 36.322 „Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), Radio Link Control (RLC) protocol specification Release 8“ des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) festgelegt. Das RLC Protokoll schließt eine Abfrageprozedur mit ein, die Anfragen („polls”) nach einer bestimmten Anzahl von Kriterien versendet. Wenn ein „poll“ ausgelöst werde, setze der RLC Sender ein Poll-Bit im RLC Header, das als Anfrage für eine Partnerinstanz diene, einen Statusreport zu senden. Bisher verabschiedete Kriterien, ein Poll-Bit zu setzen, sind im Streitpatent, Absätze [0005] bis [0007] genannt:

 Das Senden der letzten Protocol Data Unit (PDU) aus einem Puffer sei erfolgt, d. h. ein „poll“ werde dann gesendet, wenn die letzte verfügbare PDU für das (erneute) Senden abgeschickt worden sei.

 Ablauf eines Poll-Wiedersendungs-Zeitschalters („poll retransmission timer“), d. h. ein Zeitschalter beginne zu laufen, wenn eine PDU, die den „poll“ enthalte, abgeschickt werde und die PDU werde erneut gesendet, wenn die PDU mit dem Poll-Bit nicht bestätigt werde, bis der Zeitschalter abgelaufen ist.

Derartige Kriterien für das Setzen von Poll-Bits sieht das Streitpatent für BurstDatenverkehr als gut funktionierend an, wenn die “poll” für das letzte PDU in jedem Burst gesendet werde. Bei einem kontinuierlichen Sendebetrieb müssten dagegen weitere Auslöser beachtet werden. Eine gut gestaltete Poll-Prozedur könne dafür genutzt werden, die Anzahl ausstehender, d. h. gesendeter aber nicht bestätigter, PDUs oder Bytes zu begrenzen und so Blockadesituationen zu vermei- den. Zwei Mechanismen, zählerbasiert und fensterbasiert, seien erkannt worden, um Protokollblockaden zu vermeiden. Der Begriff Protokollblockade sei ein Ausdruck, der beschreibe, dass keine neuen Daten mehr abgeschickt werden könnten, weil ein Ressourcenverbrauch eingetreten sei. Ferner könne der Poll-Mechanismus entweder auf der Basis von gesendeten RLC PDUs oder Bytes arbeiten (Streitpatent, Absatz [0008]). Ein zählerbasierter Mechanismus zähle die Anzahl gesendeter PDUs oder Bytes und setze das Poll-Bit, wenn eine vorbestimmte Anzahl derselben abgeschickt worden sei. Ein fensterbasierter Mechanismus arbeite ähnlich, sende aber den „poll“ nur, wenn die Anzahl der ausstehenden Daten eine bestimmte Anzahl von PDUs oder Bytes übersteige. Ein fensterbasierter Mechanismus möge zusätzliche Logik benötigen, den „poll” solange zu versenden, solange die ausstehenden Daten den Grenzwert überstiegen (Streitpatent, Absätze [0009] und [0010]). Die Druckschrift US 2006/291395 A1 offenbare eine Paket-Transmissions-Kontrollmethode, in der gesendete Datenpakete von der Empfängerseite bestätigt und unbestätigte Datenpakete erneut an die Empfängerseite geschickt würden. Dieses Verfahren beinhalte eine Abfrage an die Empfängerseite, damit diese empfangene Pakete auf Basis eines Paketzählers und eines Zeitschalterwertes bestätige (Streitpatent, Absatz [0011]). Keiner der bekannten Mechanismen berücksichtige jedoch, dass Blockaden auch durch Begrenzungen der Stapel- bzw. Laufnummern und Speichergrenzen auftreten. Insbesondere könne der Speicherplatz eines Nutzergerätes, wie eines Mobiltelefons, begrenzt sein. Der Zugriff des Nutzers und die Leistungsfähigkeit in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk werde durch Datenverluste und Protokollblockaden beeinträchtigt, aber eben auch durch unnötige „polls“ und unnötiges erneutes Senden von Daten (Streitpatent, Absätze [0012] und [0013]).

Es soll daher die Aufgabe der Erfindung sein, ein verbessertes drahtloses Kommunikationssystem zu schaffen (Streitpatent, Absatz [0014]).

2. Zur Lösung der genannten Aufgabenstellung schlägt das Streitpatent ein Verfahren nach Anspruch 1 sowie eine Anordnung nach Anspruch 12 vor, die sich in folgende Merkmale gliedern lassen.

Anspruch 1 M Wortlaut in Englisch Wortlaut in Deutsch

1.0 Method in a first node (110) for Verfahren in einem ersten Knoten (110)

requesting a status report from a zum Anfordern eines Statusberichts von second node (120),

einem zweiten Knoten (120),

1.1 the first node (110) and the sec- wobei der erste Knoten (110) und der ond node (120) both being com- zweite Knoten (120) beide innerhalb eiprised within a wireless commu- nes drahtlosen Kommunikations-netnication network (100),

zes (100) enthalten sind,

1.2 the status report comprising pos- der Statusbericht positive und/oder neitive and/or negative acknow- gative Bestätigung von Daten umfasst,

ledgement of data sent from the die vom ersten Knoten (100) gesendet first node (110) to be received by werden und die durch den zweiten the second node (120),

Knoten (120) empfangen werden sollen,

wherein the method comprises und wobei das Verfahren die folgenden the steps of:

Schritte umfasst:

1.3 Transmitting (306) a sequence of Senden (306) einer Folge von Datendata units or data unit segments einheiten oder Dateneinheits-segmento be received by the second ten, die durch den zweiten Knoten (120)

node (120), the method further empfangen werden sollen, wobei das comprises the steps of:

Verfahren ferner die folgenden Schritte umfasst:

1.4 Counting (307) the number of Zählen (307) der Anzahl von gesendetransmitted data units and the ten Dateneinheiten und der Anzahl von number of transmitted data bytes gesendeten Datenbytes der gesendeten of the transmitted data units, and Dateneinheiten, und

1.5 Requesting (310) a status report Anfordern (310) eines Statusberichts from the second node (120)

vom zweiten Knoten (120),

1.5.1 if the counted number of trans- wenn die gezählte Anzahl von gesenmitted data units exceeds or deten Dateneinheiten einen ersten vorequals a first predefined value, definierten Wert überschreitet oder diesem entspricht,

1.5.2 or the counted number of trans- oder die gezählte Anzahl von gesendemitted data bytes of the trans- ten Datenbytes der gesendeten Datenmitted data units exceeds or einheiten einen zweiten vordefinierten equals a second predefined Wert überschreitet oder diesem entvalue.

spricht.

Gemäß Hilfsantrag schließen sich direkt an das letzte Merkmal 1.5.2 des Anspruchs 1 gemäß Streitpatent die zusätzlichen Merkmale 1.6, 1.6.1 und 1.6.2 an; diese Merkmale lauten in der Verfahrenssprache:

1.6 resetting both the counted number of transmitted data units and the counted number of transmitted data bytes 1.6.1 if the counted number of transmitted data units exceeds or equals the first predefined value, or 1.6.2 the counted number of transmitted data bytes exceeds or equals the second predefined value.

Anspruch 12 M 12.0 Wortlaut in Englisch Wortlaut in Deutsch A first node (110) comprising Erster Knoten (110), umfassend eine an arrangement (400) for re- Anordnung (400) zum Anfordern eines questing a status report from a Statusberichts von einem zweiten Knosecond node (120),

ten (120),

12.1 12.2

12.3 12.3.1

12.3.2

12.3.3 the first node (110) and the wobei der erste Knoten (110) und der second node (120) both used zweite Knoten (120) beide für ein for a wireless communication drahtloses Kommunikationsnetz (100)

network (100),

verwendet werden,

the status report comprising der Statusbericht positive und/oder nepositive and/or negative gative Bestätigung von Daten umfasst,

acknowledgement of data sent die vom ersten Knoten (100) gesendet from the first node (110) to be werden und die durch den zweiten received by the second Knoten (120) empfangen werden sollen,

node (120),

wherein the arrange- und wobei die Anordnung (400) umment (400) comprises:

fasst:

a transmitter (406), adapted to einen Sender (406), der so ausgelegt transmit a sequence of data ist, dass er eine Folge von Dateneinunits or data unit segments to heiten oder Dateneinheits-segmenten be received by the second sendet, die durch den zweiten Knonode (120), the arrange- ten (120) empfangen werden sollen,

ment (400) further comprises: wobei die Anordnung (400) ferner umfasst:

a counting mechanism (407), einen Zählmechanismus (407), der so adapted to count the number ausgelegt ist, dass er die Anzahl von of transmitted data units and gesendeten Dateneinheiten und die Anthe number of transmitted zahl von gesendeten Datenbytes der data bytes of the transmitted gesendeten Dateneinheiten zählt, und data units, and a requesting unit (410), eine Anforderungseinheit (410), die so adapted to request a status ausgelegt ist, dass sie einen Statusbereport from the second richt vom zweiten Knoten (120) anfornode (120)

dert,

12.3.3a if the counted number of wenn die gezählte Anzahl von gesentransmitted data units exceeds deten Dateneinheiten einen ersten voror equals a first predefined definierten Wert überschreitet oder dievalue,

sem entspricht,

12.3.3b or the counted number of oder die gezählte Anzahl von gesendetransmitted data bytes of the ten Datenbytes der gesendeten Datentransmitted data units exceeds einheiten einen zweiten vordefinierten or equals a second predefined Wert überschreitet oder diesem entvalue.

spricht.

Gemäß Hilfsantrag schließen sich direkt an das letzte Merkmal 12.3.3b des Anspruchs 12 gemäß Streitpatent weitere Merkmale an, die in der Verfahrenssprache folgendermaßen lauten:

12.4 and a resetting unit (411, 412) adapted to reset the counting mechanism thereby 12.4.1 to reset both the counted number of transmitted data units 12.4.2 and the counted number of transmitted data bytes 12.4.3a if the counted number of transmitted data units exceeds or equals the first predefined value, or 12.4.3b if the counted number of transmitted data bytes exceeds or equals the second predefined value.

3. Die Erfindung wendet sich an einen Diplom-Ingenieur der elektrischen Nachrichtentechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Konzeption von drahtlosen Mobilfunksystemen. Dieser Fachmann bringt sich im Rahmen der Projekte der ITU-T / ETSI / 3GPP in Standardisierungsprozesse ein – z. B. in Arbeitsgruppentreffen, Email-Diskussionen – und ist über die aktuellen Entwicklungen und Vorschläge seiner Kollegen in den entsprechenden Gremien informiert.

4. Folgende Begrifflichkeiten aus dem Streitpatent bedürfen einer näheren Erörterung:

Unter einem „wireless communication network” ist gemäß Streitpatent (Figur 1) ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk zu verstehen, wie es dem Mobilfunk zugrundeliegt. Laut Absatz [0032] des Streitpatents ist hiermit aber nicht festgelegt, auf welcher Technologie dieses aufbaut, d. h. insbesondere welcher Standard für das Kommunikationsnetzwerk gilt, also etwa das „Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)“ oder das „Long Term Evolution (LTE)“; vielmehr werden diese lediglich beispielhaft neben einer ganzen Reihe weiterer Alternativen angegeben (Merkmal 1.0). In diesem Netzwerk nehmen verschiedene Netzwerkkomponenten (auch: Knoten / „nodes“) unterschiedliche Aufgaben wahr; entscheidend für dieselben ist jedoch, dass sie als Teilnehmer bzw. Bestandteile dieses Netzwerkes untereinander als Sender und Empfänger von Daten kommunizieren können, d. h. im Wesentlichen, dass zwischen ihnen wechselseitig der Austausch digitaler Information möglich ist (Merkmal 1.1). Dieser Austausch erfolgt meist in Form von Datenrahmen oder Datenpaketen/-einheiten („data units“), die zuweilen als „protocol data units (PDU)“, bezeichnet werden. Eine PDU besteht aus einzelnen Byte („data byte“), z. B. unterteilt in Headerinformation und Nutzdatenanteil, die je nach Kommunikationsprotokoll eine festgelegte Form, Struktur/Aufteilung und/oder Größe aufweisen, wobei ein „data unit segment“ allgemein als „Teil“ einer PDU anzusehen ist; PDUs weisen im Rahmen von UMTS eine feste Größe (in Byte) und im Rahmen von LTE eine flexible Größe (in Byte) auf. Der Austausch digitaler Information kann aus den verschiedensten Gründen gestört sein (Merkmal 1.3). Daher sind Überprüfungsmaßnahmen für die vorgenommene Datentransmission und/oder Kommunikationsqualität vorgesehen, die am Ende das erneute Senden fehlerhaft oder nicht übertragener Daten veranlassen. Die Überprüfung an sich wird als „Radio Link control (RLC)“ bezeichnet. Eine Möglichkeit diese Überprüfung konkret zu realisieren, besteht in der Anforderung eines so genannten „status report“ seitens des Senders beim Empfänger, woraufhin dieser mit dem genannten Statusbericht mitteilt, ob und wenn ja welche der gesendeten Datenpakete korrekt bei ihm eingegangen sind (und/oder welche nicht). Die positive Rückmeldung des korrekten Eingangs eines Datenpaketes wird in diesem Kontext als „acknowledgement (ACK)“ bezeichnet, die negative (also fehlerhafte oder fehlende) Übermittlung eines Datenpaketes wird als „negative acknowledgement (NACK)“ rückbestätigt (Merkmal 1.2). Im Sender wird aufgrund dieser Rückmeldungen dann meist selektiv das erneute Versenden der nicht positiv rückgemeldeten Datenpakete aus einem Sende(r)datenpuffer veranlasst. In diesem Kontext werden auch häufig Zähler („counter“) und Zeitschalter („timer“) eingesetzt, um das ggf. endlose Wiederversenden von fehlerhaften Datenpaketen abzuwenden. Diese Zähler / Zeitschalter können sich beispielsweise auf die Anzahl bereits versendeter Datenpakete, die Anzahl versendeter digitaler Information oder der Nutzdatenbyte, die Anzahl erneuter Sendeversuche, die bei den erneuten Sendeversuchen verstrichene Zeit, o. ä. beziehen (Merkmal 1.4). Diese für eine hinreichend funktionstüchtige Kommunikation zwischen zwei Netzwerkteilnehmern (Knoten) vorgesehenen Grenzwerte können meist von außen vorgegeben werden oder sind softwaretechnisch in den zugrundeliegenden Protokollen festgelegt („predefined value“) (Merkmale 1.5, 1.5.1, 1.5.2). Werden diese Grenzwerte erreicht oder überschritten, erfolgt in der Regel – um keine Endlosschleifen zu produzieren und somit das Kommunikationssystem lahmzulegen – ein Zurücksetzen („reset“) der Zähler und Zeitschalter auf einen zu bestimmenden bzw. festen zeitlichen Wert oder einen Zähler-Ausgangswert (Merkmale 1.6, 1.6.1, 1.6.2).

Obige Erläuterungen gelten entsprechend für die technisch vergleichbaren Merkmale des Gegenstands nach Anspruch 12 beider Antragsfassungen.

II. Zum Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit Der Gegenstand des Streitpatents gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsantrag wird dem Fachmann mit den Druckschriften NK1 und NK3 nahe gelegt.

Bei der Druckschrift NK1 handelt es sich um das gegenüber dem auf dem Streitpatent (N1) vermerkten Prioritätszeitpunkt (08.01.2008) vorveröffentlichte Dokument Tdoc R2-073937, das anlässlich einer 3GPP-Tagung vom 8. - 12. Oktober 2007 in Shanghai publiziert wurde und von der Firma ZTE stammt; bei der Druckschrift NK3 um das der Druckschrift NK1 gegenüber ältere Dokument R2 – 073538, das aus Anlass einer 3GPP-Tagung vom 20. - 24. August 2007 in Athen veröffentlicht wurde. Zusätzlich sei auf die zur gleichen Tagung in Shanghai wie die NK1 verfasste NK2 (R2-074176) verwiesen, die im Rahmen zweier Merkmale der folgenden Merkmalsanalyse notwendige Hintergrundinformationen liefert.

Da der Hilfsantrag den Hauptantrag mitumfasst, beziehen die nachfolgenden Ausführungen diesen mit ein.

Der Tagungsbeitrag Tdoc R2-073937 der Firma ZTE (NK1) wurde im Rahmen einer mit LTE befassten 3GPP-Standardisierungsarbeitsgruppe verfasst, die sich seinerzeit im Abstimmungsprozess dieser UMTS-Nachfolgetechnologie befand, und beinhaltet eine Zusammenstellung von Vorschlägen beteiligter Firmen, die auf die Kommunikation zwischen LTE-Teilnehmern und insbesondere auf das Anfordern eines Statusreports zwischen denselben abstellt (z. B. NK1, Header: „3GPP TSG-RAN WG2“; „Title: RLC polling and status reporting“; S. 1, 1.: „This contribution summarizes company views on RLC polling and status reporting“); dies schließt naturgemäß auch zwei „bestimmte“ Teilnehmer und damit Knoten ein (Merkmale 1.0, 1.1). Ein Statusreport kann hierbei positive und/oder negative Bestätigungen vom Sender gesendeter und vom Empfänger (nicht) empfangener Datenpakete enthalten (implizit für LTE im Begriff des „status report“ mitzulesen; vgl. aber auch in Form der dort behandelten Ausblicke: NK1, ebenda i. V. m. S. 3, 2.2., Absatz 2, z. B. „Local NACK mechanism“, „ACK to NACK“; „NACK to ACK“; Merkmal 1.2). Als Grundvorraussetzung hierfür gilt jedoch, dass zwischen zwei Netzwerk-teilnehmern überhaupt Datenpakete gesendet worden sind, was Sinn und Zweck der Mobilfunkkommunikation an sich sowohl unter dem seinerzeit bereits betriebenen UMTS-Standard als auch unter dessen Nachfolger LTE ist (z. B. NK1, ebenda; Merkmal 1.3). Ferner ist das generelle Zählen von „data units“ als Grundlage für ein folgendes Anfordern eines Statusreports im Sinne des Streitpatents in der Druckschrift NK1 unter Beiziehung der Druckschrift NK2 offenbart, und zwar, indem die individuell zugeordnete Nummer jedes gesendeten Datenpakets („PDU“) im hierfür zur Verfügung stehenden Sequenznummernraum bestimmt (gezählt) wird und bei fehlenden Sequenznummern die entsprechenden Datenpakete als nicht empfangen detektiert werden (NK1, z. B. S. 2, Table 2 „Rel-6 Status reporting triggers“, Sp. 1, Z. 2: „Detection of missing PDU(s)“ i. V. m. NK2, S. 2, Z. 1-3 und S. 2, „2.2 Events to trigger RLC status reporting“). Dadurch wird offenbart, dass diese Art des Detektierens fehlender PDUs gemäß Druckschrift NK1 im Lichte der Druckschrift NK2 als nützlicher zusätzlicher Mechanismus, ausgehend vom empfangenden Knoten gegenüber dem ebenfalls bekannten „PDU counter based polling“ oder „window based RLC polling“, gesehen wird, die vom sendenden Knoten initiiert werden (Merkmal 1.4teils). Darüber hinaus ist aus der Druckschrift NK1 auch eine Zählung bzw. Überwachung der als so genannte „Poll_PDUs“ vorgesehenen Datenpakete bekannt (NK1, S. 1, Table 1 „Rel-6 Polling triggers“, Sp. 1, Z. 4), die als Trigger für das Aussenden eines Statusreports nach dem Erreichen eines vordefinierten Wertes im Sinne des Streitpatents dienen. Dies erfolgt im Einzelnen in sich fortsetzender Folge immer dann, wenn auf das letzte empfangene „Poll_PDU“ der Empfang eines neuen „Poll_PDU“ folgt, wie dies in der Formulierung „Every Poll_PDU PDU“ zum Ausdruck kommt; diese Formulierung beinhaltet, dass jede PDU, die ein PollBit oder eine anders geartete Aufforderung zur Absetzung eines Statusreports aufweist (d. h. einen Wert im Sinne des Streitpatents), im Gegensatz zu den PDUs, die diese nicht aufweisen und zeitlich gesehen zwischen zwei derartigen Poll-PDUs gesendet werden, einen Statusreport auslöst, wobei dieser (in LTE genauso wie im Vorgängerstandard UMTS) fehlende Datenpakete dokumentiert und deren erneute Sendung initiiert (NK1, ebenda; Merkmale 1.5, 1.5.1teils, 1.5.2teils). Hierbei können die Begrifflichkeiten „YES?“ und „NO?“, wie sie in den Vorschlagstabellen der Druckschrift NK1 zu einzelnen erwogenen Maßnahmen aufgeführt sind, im Sinne der Beklagten zwar jeweils als wertend seitens ZTE angesehen werden, jedoch implizieren diese keine zwingende oder bereits erfolgte Festlegung seitens der 3GPP-Arbeitsgruppe; dies wird zum einen anhand der Einordnung dieses Dokuments (NK1, „Document for: Discussion, Decision“ (Un- terstreichung hinzugefügt)) und zum anderen durch die inhaltliche Eigeneinschätzung des Dokuments seitens ZTE deutlich (NK1, S. 3, Abs. 2: „It seems that the information in the above tables is rather insufficient to weigh our decisions for the lack of enough company positions.”; Unterstreichungen hinzugefügt).

Somit sind die Merkmale 1.0 bis 1.3 und 1.5 vollständig und die Merkmale 1.4, 1.5.1 und 1.5.2 zumindest teilweise aus der Druckschrift NK1 bekannt.

Aus dem von Motorola stammenden Vorgängerdokument R2-073538 (NK3) zur Druckschrift NK1 derselben 3GPP-Arbeitsgruppe ist dem Fachmann vor dem Hintergrund der in LTE projektierten variablen PDU-Paket-Größe zudem als vorteilhaft bekannt, die Anzahl der Bytes gesendeter Datenpakete zu zählen (worauf sich im Nachgang auch die in der Druckschrift NK1, Table 3: „New polling triggers proposed“, Zeile 4, von ZTE zitierte „Transmission of every N bytes data“ i. V. m. „5 References“, [8] bezieht). Hierbei wird im Falle des Überschreitens eines vorbestimmten Bytewertes der Statusreport vom als Sender agierenden Netzwerkteilnehmer beim Empfänger angefordert und so das Überlaufen des entsprechenden Datenpuffers verhindert (NK3, 2 Triggers of Polling, 2. Transmission of every N bytes data: „The sender triggers the polling function for every N bytes of data transmitted which haven't been ACK/NACK yet. This trigger aims at avoiding RLC buffer overflows. Note that RLC PDU size is flexible in LTE system, so the byte based polling is more accurate in reflecting the potential buffer level than PDU or SDU counts.” (Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmal 1.4Rest). Diese Druckschrift zeigt dem Fachmann daher bereits im Vorfeld der Druckschrift NK1, dass eine bloße Überwachung des Sequenznummernraums für PDUs wie im UMTSStandard, in LTE aufgrund der nun variablen Datenpaketgröße ggf. nicht ausreichend ist, eine Blockade eines Kommunikationssystems zu vermeiden. In der funktionsnotwendigen Kenntnis der Speichergröße (und damit der Aufnahmegrenze) des für die Übermittlung von PDUs jeweils zur Verfügung stehenden Datenpuffers eines Senders in einem Kommunikationssystem wird der Fachmann in nicht erfinderischer Weise zum einen den ihm bereits aus dem UMTS-Standard bekannten, für sich gesehen wenig Speicherplatz belegenden PDU-Zähler weiter- verwenden, zumal dieser auf einfache und bewährte Art das Fehlen von Datenpaketen mittels Sequenznummernüberwachung zu signalisieren vermag. Zum anderen muss er aufgrund der in der „LTE-Zukunft“ nun variablen PDU-Größe zusätzlich dafür Sorge tragen, sich entsprechend in effektiver Weise gegen ggf. sehr großen Speicherraum einfordernde Datenpakete abzusichern. Dies wird der Fachmann in nächstliegender Weise durch die zusätzliche Eingliederung des ihm aus der Druckschrift NK3 bekannten Byte-Zählers in das Szenario der Druckschrift NK1 verwirklichen, so dass er zur Vermeidung von zwei, seitens der 3GPP-Arbeitsgruppe diskutierten und erkannten Blockadeszenarien, auch parallel zwei hierfür sich als praktikabel erwiesen habende Zählermechanismen im Zusammenspiel nutzen wird (NK3, ebenda i. V. m. NK1, Table 1 und 3; Merkmale 1.5.1Rest, 1.5.2Rest). Wenn die Beklagte zu diesem Merkmalskomplex argumentiert, dass die Kombination der Druckschriften NK1 und NK3 dem Fachmann in Kenntnis des Verlaufs der 3GPP-Arbeitsgruppendiskussionen so nicht nahe gelegen habe, wie auch die schließlich in den Standard aufgenommenen Funktionalitäten bewiesen und zur Stützung ihrer Argumentation auf das Urteil des High Court of Justice in London im parallelen Nichtigkeitsverfahren in Großbritannien (Druckschrift DNKHu10) sowie auf die mit diesem verknüpften Druckschriften DNKHu11 bis DNKHu14, verweist, so hat der Senat diese in seine Überlegungen einbezogen; jedoch kann diese Argumentation zur Überzeugung des Senats so nicht überzeugen: Zum einen eignet sich die alleinige Betrachtung der Endversion eines Mobilfunkstandards nicht dazu, abschließend zu beurteilen, welche Einzelheiten bzw. Funktionalitäten desselben einem Fachmann oder einem entsprechenden Gremium zum jeweiligen Zeitpunkt technisch explizit nahegelegen haben oder am vorteilhaftesten erschienen, denn bei einer Verabschiedung durch die Standardisierungskommission spielen nicht nur technisch-wissenschaftliche sondern auch verschiedenste ökonomische und u. U. auch firmenpolitische Faktoren eine Rolle, die dann nicht kausal zwingend den technisch besten Entwurf in den Vordergrund stellen. Zum anderen zeigt der im Verfahren befindliche Stand der Technik eindeutig, dass aus Gründen der Blockadevermeidung in LTE das prinzipielle Vorsehen von meh- reren Zählern bzw. Triggermechanismen bereits vor dem angegebenen Prioritätsdatum Gegenstand der ständigen Diskussion in der 3GPP-Arbeitsgruppe und demzufolge einem Fachmann somit hinlänglich bekannt war. Es lagen ihm daher eine Reihe von technischen Informationen, die ihm zur Weiterentwicklung eines Mobilfunkstandards wie LTE dienen konnten, vor (vgl. erneut NK1, Table 1 - Table 4; NK3, „2 Triggers of polling“ i. V. m. „5 Conclusions“ aber auch NK2, 2.1 Events to trigger RLC polling, insb.: „There needs to be another polling trigger to handle the case when data continuously resides in the transmitting RLC buffer so that the transmitting AM RLC entity can advance the transmitting window accordingly and avoid window stalling. Four alternatives that can possibly satisfy this need are considered: SDU counter polling, timer based periodic polling, PDU counter polling and window based polling.”). Jede dieser vier Lösungsvorschläge zeigte dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt daher einen Weg auf, zur Lösung seines technischen Problems zu gelangen. Dabei spielt es keine Rolle, welche von mehreren Lösungen die „nächstliegende“ darstellt bzw. – entgegen der Auffassung des High Court of Justice – welche letztlich in den Standard eingeflossen ist. Denn es gibt keinen Rechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren würde, als naheliegend angesehen werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 6. März 2012 – X ZR 50/09 Rn. 19; bestätigt durch BGH, Urteil vom 16. Februar 2016 – X ZR 5/14 – Anrufroutingverfahren). Der Fachmann wird daher ausgehend von der Druckschrift NK1 und in Kenntnis einer weiteren Ausgestaltungsmöglichkeit von LTE, wie sie etwa die Druckschrift NK3 lehrt, von letztgenannter auf die Idee gebracht, die in der Druckschrift NK1 enthaltenen Maßnahmen entsprechend der sich ihm bietenden Problemstellung sinnvoll zu ergänzen. Dies bedeutet im konkreten Fall etwa, die streitpatentliche Variante mit den druckschriftlich bekannten zwei Zähl-/Triggermechanismen für eine verbesserte Blockadevermeidung in einem Kommunikationssystem zu implementieren, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu müssen. Deshalb können diese in Rede stehenden Merkmale auch keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Vor diesem Hintergrund wird der Fachmann eine Nutzung der beiden genannten Zähl-/Triggermechanismen funktionsnotwendigerweise auch nicht vollständig voneinander entkoppelt vornehmen, sondern mit diesen entsprechend den Merkmalen 1.6, 1.6.1 und 1.6.2 verfahren, da er sich sonst einer ihm als vorteilhaft bekannten Mehrfachsicherung mittels mehrerer Triggermechanismen berauben würde. Das Auslösen eines der beiden vorgesehenen Zähler führt für den Fachmann somit selbstverständlich zur Notwendigkeit der Rücksetzung auch des jeweils anderen Zählers, um die Zählerstände wieder zu korrelieren und so einen neuen Zyklus synchron mit beiden Zählern beginnen zu können. Somit stellen die mittels der Merkmale 1.6, 1.6.1 und 1.6.2 beanspruchten technischen Sachverhalte lediglich Maßnahmen dar, die der Fachmann zwangsläufig vornimmt, sobald in einem Kommunikationssystem zwei Zähler im gegebenen Kontext zum Einsatz kommen.

Somit mangelt es dem mit dem Hilfsantrag verteidigten Gegenstand des Patentanspruchs 1 – und in Konsequenz ebenso dem des erteilten, etwas weiter gefassten, Patentanspruchs 1 – an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

Für den nebengeordneten Patentanspruch 12 der jeweiligen Anträge gilt das zum zugehörigen Patentanspruch 1 jeweils Gesagte entsprechend, da die dort beanspruchten Vorrichtungsmerkmale letztlich nur der Durchführung der Verfahrensmerkmale des erteilten Patentanspruchs 1 dienen und diesen somit funktional entsprechen.

Die auf die Patentansprüche 1 bzw. 12 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüche teilen das Schicksal der eben abgehandelten Patentansprüche, weil sie nicht mehr als handwerkliche Lehren zum technischen Handeln darstellen (vgl. BGH, Urteil X ZR 51/04 vom 11. November 2008) und damit nichts eigenständig Patentfähiges enthalten. Zudem wurde seitens der Beklagten auch nichts Gegenteiliges geltend gemacht.

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob das Streitpatent die Priorität der US-Anmeldung 61/019,746 wirksam in Anspruch nimmt und/oder das Recht zur Inanspruchnahme der Prioritätsanmeldung auf die Nachanmelderin rechtswirksam übertragen worden ist.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 101 Abs. 2, 100 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung, durch einen Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

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